從屬專利、等同原則與專利侵權判定
——對一個爭訟十年從屬專利侵權案的分析

朱躍平,全 莉

(紅河州科技情報研究所,云南蒙自661100)

從屬專利、等同原則與專利侵權判定
——對一個爭訟十年從屬專利侵權案的分析

朱躍平,全 莉

(紅河州科技情報研究所,云南蒙自661100)

從屬專利在專利法及其實施細則中均沒有明確定義,但在專利實踐中,從屬專利是客觀存在的,當前后兩個有效專利的保護范圍發生沖突時,在后專利一定從屬于在先專利,因而就有了從屬專利的問題。文章通過具體案例分析,闡述從屬專利、等同原則在專利侵權判定中的作用和意義。

專利侵權判定;從屬專利;等同技術特征;司法保護

引 言

從屬專利指那些其專利保護范圍完全落入在先專利保護范圍之內的在后專利,其實施有賴于實施在先專利,因而其權利受到在先專利權人的限制。如果未得到在先專利權人許可實施專利就構成對在先專利的侵害,就要承擔相應法律責任。一般來說,從屬專利的技術較之在先專利具有創新性,在解決同樣的技術問題上具有更為積極的效果,對社會進步有更大的貢獻。正因為如此,專利法第五十條對從屬專利權人給予了一個強制實施許可的請求權,以合理消除在先專利對技術進步的阻礙。從屬專利是在前人專利基礎上創新出來的,在相同技術領域,有相當一部分專利屬于從屬專利,但并非所有創新專利都是從屬專利。正確區分和處理前后兩項相關專利是否存在從屬關系,直接涉及到各權利人之間的利益是否得到合理的尊重和保護。處理不當都會傷害到發明人的積極性,從而影響到整個專利制度的貫徹實施。然而,實踐中此類問題并沒有得到很好解決。在不同地區,不同法院,甚至同一法院的不同審判組織之間都存在完全不同的看法和截然相反的審判結果。筆者親歷了一個雙方當事人爭訟十余年,三級法院先后反復審理和判決的專利侵權案,其焦點就是從屬專利如何認定,以及等同判定原則如何適用的問題。下面將結合案情對該問題進行分析和討論,以期引起業界相關部門和專家學者注意,起拋磚引玉之效。

1 案件當事人及緣由

云南玉溪市的楊某和云南紅河州的陳某都是農民,都有過生產銷售農機具的經歷。1993年6月和8月,楊某和陳某先后向國家專利局申請"多用干鮮粉碎機"(在先專利)和"小型多功能粉碎切碎機"(在后專利)的實用新型專利。次年,陳某先于楊某十二天獲得專利權。這兩種機器的功能基本相同,都可以用來切碎青料和粉碎干料,但具體結構上有很多區別,切碎和粉碎的效率上后者明顯優于前者,當時的市場銷售情況也是如此。由于楊某當時申請專利是以其未成年的兒子楊小某的名義進行的,后來的訴訟活動都以其子名義進行,楊某以法定代理人的名義參與,為便于敘述起見,將楊某一方稱為楊氏父子。而陳某的專利產品又是和其兄陳二一起合伙生產銷售,在后來的訴訟中,兄弟倆都是當事人,本文將陳某一方稱為陳家兄弟。楊家父子和陳家兄弟為在后專利產品是否落入在先專利保護范圍的問題已經打了十五年的官司,從昆明市中級人民法院(下稱昆明中院)、云南省高級人民法院(下稱省高院)一直打到最高人民法院(下稱最高院),是否為從屬專利的問題才有一個權威的結論。

2 基本案情

1993年6月24日楊氏父子向原中國專利局申請名稱為“多用干鮮粉碎機”實用新型專利,1994年4月1日獲權,專利號932178618。即在先專利[1]。

1993年8月18日陳家兄弟通過筆者所在代理機構向原中國專利局申請名稱為“小型多功能粉碎切碎機”實用新型專利,1994年3月18日獲權,專利號932226639。即在后專利[2]。

1994年12月26日,楊氏父子向專利復審委員會以重復授權為由,請求宣告陳家兄弟的在后專利無效。

1997年7月17日楊氏父子向昆明中院起訴在后專利實施被許可人韓某侵犯其專利權,要求韓某停止侵權賠償損失。昆明中院審理后認為在后專利產品的技術特征并沒有涵蓋在先專利全部必要技術特征,不構成侵權,駁回了楊氏父子訴訟請求[3]。楊氏父子不服,提出上訴,省高院審理后以相同理由駁回上訴,維持原判[4]。

1998年7月1日,專利復審委員會對楊氏父子的上述請求做出決定,以無創造性為由,宣告在后專利的權利要求1無效,權利要求2和3繼續有效。即在后專利被部分無效[5]。

1999年3月26日,楊氏父子向昆明中院起訴,要求判決陳家兄弟停止侵權,賠禮道歉,賠償50萬元侵權損失。

昆明中院審理后作出(1999)昆法經初字第236號民事判決,以與此前相同的理由駁回了楊氏父子的訴訟請求。楊氏父子不服,案件進入二審。

省高院二審認為在后專利權利要求1是與在先專利對比后被無效的,因而從屬于在先專利,于是以(1999)云高終字第249號民事判決,改判陳家兄弟在后專利產品對在先專利的侵權成立,責令陳家兄弟立即停止生產銷售。但楊氏父子賠償數額的要求被駁回。

原告、被告雙方對省高院的上述判決均不服,均先后提出申訴,要求重審。

2006年11月16日,最高院以(2006)民三監字第24號民事裁定,指令省高院再審。

2007年4月6日,省高院開庭再審,并于同年6月7日作出(2007)云高民三再終字第2號民事判決,仍然認為陳家兄弟的在后專利從屬于楊氏父子的在先專利,侵權成立,并責令陳家兄弟向楊氏父子賠償2萬元侵權損失。

2008年10月、2009年2月,陳家兄弟和楊氏父子對省高院的再審判決先后向最高院提出申訴,要求撤銷省高院的上述再審判決,重新再審。陳家兄弟要求改判在后專利與在先專利之間無從屬關系,不構成侵權;而楊氏父子則要求改判支持其有關賠償數額的請求。

2009年7月15日最高院以(2008)民再申字第67號民事裁定,判陳家兄弟的被控侵權產品中的A型產品侵權,B型產品不侵權[6]。

對于最高院的上述裁定,陳家兄弟仍然不服,再一次提出新的申訴,要求再審,改判A型產品也不侵權。

3 在先專利和在后專利的結構與區別

在先專利和在后專利的結構、工作原理、兩者之間的區別等情況如下圖所示:

圖1 在先專利與在后專利結構示意圖

在先專利的權利要求書記載了一項權利要求(見該專利說明書)[1]:

在后專利的權利要求有3項[2]:

(1)一種小型多功能粉碎切碎機,它有機架、電機、機殼、飛刀、進料斗,其特征在于安裝在機架上的機殼前口有活門,背后正中有電機軸頭伸入,下部有出料斗、電機軸頭上裝飛刀、飛刀上裝有破碎片,進料斗裝在機殼背面,進料口開在機殼的背壁正上方。(2)按權利要求1所述的多功能粉碎切碎機,,其特征在于活門上對應于飛刀上的破碎片的間隙處有粉碎釘。(3)按權利要求1所述的多功能粉碎切碎機,其特征在于機殼前口裝有一橡膠密封圈,底部下料口處可裝篩片。

前述B型被控侵權產品正是在后專利權利要求2和3所限定的產品。而A型被控侵權產品僅僅是B型產品喂料口移在水平軸線側邊的產品。這兩種產品,在以前法院審理中均未加以區分,均認定是在后專利產品。

在后專利的活門,在先專利稱為罩殼蓋,飛刀稱為粉碎刀,飛刀上的粉碎齒稱刀齒。

兩者的主要區別在于:在先專利的進料口設在活門上,因此,只有關上活門才能工作,而在后專利的進料口卻在機殼背壁正上方,活門開閉均可工作,打開時切碎青料的效率更高;在先專利飛刀上的粉碎齒朝向機殼,活門如果裝定齒,飛刀將被卡死,無法工作。而在后專利飛刀上的粉碎齒朝向活門,活門上可裝定齒,與飛上的粉碎齒形成犬牙交錯結構,粉碎干料的效率更高。

4 最高院對雙方當事人訴求的審理及裁定[5]

陳家兄弟對省高院的再審終審判決提出再審的理由是:第一,再審判決關于在后專利從屬于在先專利的認定缺乏證據證明,并且認為在后專利關于活門上對應于飛刀粉碎齒間隙處裝粉碎釘的技術特征不可能附加到在先專利產品上去,因為那樣必然導致在先專利飛刀卡住無法工作,因此無法在在先專利基礎上實施在后專利,判決不符合從屬專利的定義;第二,再審期間,向法院申請鑒定雙方專利是否存在從屬性、是否侵權未被法院準許。

楊氏父子的再審理由則是法院不認定其提交的損失數額證據導致判決錯誤,判決2萬元賠償太少,以及請求法院調查核實被控侵權產品市場利潤未被準許。

由于當事人無力到京庭審,最高院以書面形式審理結案。

最高院的(2008)民再申字第67號裁定除認可省高院查明的基本事實外,特別從昆明中院的一審判決及案卷中查明,本案一審筆錄記載:“陳家兄弟承認,楊氏父子提交的被控侵權產品照片真實,照片所示機器是他們生產過的產品。上述照片顯示,被控侵權產品有兩種:一種是喂料口設置在機殼背壁水平軸線側邊的產品(簡稱A型被控侵權產品),另一種是喂料口設置在機殼背壁正上方的產品(簡稱B型被控侵權產品)?！?/p>

最高院裁定認為:A型產品與在先專利相比,區別在于:(1)被控侵權產品的喂料口設置在機殼背壁右邊位置;(2)被控侵權產品電機軸頭上裝飛刀,飛刀上裝破碎片,活門上對應于飛刀上破碎片間隙處有粉碎釘。而專利相應技術特征是粉碎刀一側上、下各凸起一組刀齒,中部與刀齒同側為與電機軸套接的套軸結構。關于上述區別1涉及的喂料口位置問題,被控侵權產品與專利技術特征中的喂料口均設置在水平軸線側邊,所不同的是被控侵權產品的喂料口設置在機殼背壁上,而專利權利要求書記載的是喂料口設置在罩殼蓋上。兩者相比被控侵權產品的喂料口設置在機殼背壁水平軸線側邊,屬于以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,并且是本領域普通技術人員無需創造性勞動即可聯想到的特征,即等同特征。關于上述區別2涉及的粉碎刀齒問題,被控侵權產品在活門上設置粉碎釘,是在專利技術特征之外增加的技術特征,并不影響侵權定性。被控侵權產品電機軸頭上裝飛刀、飛刀上裝有破碎片,與專利相應技術特征相比,屬于以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,并且是本領域普通技術人員無需創造性勞動即可聯想到的特征,即等同特征。因A型被控侵權產品的上述兩個區別點均屬于專利相應技術特征的等同特征,故A型被控侵權產品落入專利權的保護范圍[6]。

B型被控侵權產品的技術特征與在先專利相比,區別在于:(1)被控侵權產品的喂料口設置在機殼背壁正上邊,而專利相應技術特征是,喂料口在罩殼蓋水平軸線右邊位置;(2)被控侵權產品電機軸頭上裝飛刀,飛刀上裝的破碎片,活門上對應于飛刀上破碎片的間隙處有粉碎釘。而專利相應技術特征是,粉碎刀一側上、下各凸起一組刀齒,中部與刀齒同側為電機軸套接的套軸結構。關于上述區別1涉及的喂料口位置問題,專利權利要求將喂料口位置明確限定在罩殼蓋水平軸線的右邊,說明書又作進一步描述:由于喂料口在水平軸線位置側邊,由此進入的料受到粉碎刀切削刀向下的作用,不會出現從上部喂料等方法導致物料被頂、彈出的缺點,喂料容易。而且,專利復審委員會第1442號無效宣告請求審查決定書亦記載,本專利的喂料口位于殼蓋水平軸右邊,可使進入的物料受到旋轉的粉碎刀向下的作用力,故可避免物料被頂、彈出的問題。與上部喂料的對比文件相比,本專利喂料更容易、安全。由此可見,喂料口設置在機殼或者殼蓋上邊,正是專利所克服的現有技術的缺陷。所以,B型被控控侵權產品的喂料口設置在機殼背壁正上邊,不屬于專利相應技術特征的等同特征。關于上述區別2涉及的粉碎刀齒問題,正如前段所述,被控侵權產品電機軸頭上裝飛刀、飛刀上裝有破碎片,屬于專利相應技術特征的等同特征。因B型被控侵權產品有一個技術特征與專利相應技術特征不相同也不等同,故B型被控侵權產品未落入專利的保護范圍[6]。

由于被認定侵權,裁定認為原再審判決關于2萬元的賠償額并無不妥。當事人提出的法院委托鑒定以及調查被控侵權產品的市場利潤申請,審理法院可以根據案件審理情況決定是否準許,省高院的做法亦無不妥。

最高院的裁定否定了在先專利和在后專利之間的從屬關系。對于A型產品落入在先專利保護范圍的認定,陳家兄弟不服,仍繼續申訴。

5 問題分析

問題之一:最高院的裁定認為,A型被控侵權產品與專利技術特征中的喂料口均設置在水平軸線側邊,所不同的是被控侵權產品的喂料口設置在機殼背壁上,而專利權利要求書記載的是喂料口設置在罩殼蓋上,被控侵權產品的喂料口設置在機殼背壁水平軸線側邊,屬于以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,并且是本領域普通技術人員無需創造性勞動即可聯想到的特征,即等同特征。人們不禁要問,既然A型產品的喂料口設在機殼背壁水平軸線側邊位置等同于在后專利,為什么在先專利將罩殼蓋打開了就不能工作,而A型產品卻能工作而且效率更高;為什么在先專利的罩殼蓋上裝定齒機器就被卡死,無法工作,而A型產品卻能裝上且更高效。這種效果能說是基本相同嗎?喂料口一個在機殼背壁上,另一個在罩殼蓋上,進料方向相反,僅僅是在水平軸線側邊就能說明是等同技術特征嗎?顯然,這種裁定,不能以理服人,反而有濫用等同原則之嫌。對在后專利權人來說不能不說是一種不公待遇。

問題之二:裁定認為,在先專利的喂料口限定在罩殼蓋水平軸線的右邊,可使進入的物料受到旋轉的粉碎刀向下的作用力,故可避免物料被頂、彈出的問題。與上部喂料的對比文件相比,本專利喂料更容易、安全。由此可見,喂料口設置在機殼或者殼蓋上邊,正是專利所克服的現有技術的缺陷。

在先專利只有罩殼蓋關上才能工作,本來就是一個閉合的空腔里面作業,進入的物料很難被頂出或者彈出。

雙方專利的飛刀是直接安裝在電機軸上的,轉速2800轉/分,如此高的速度,如果說進料口設在罩殼蓋水平軸線右邊位置不會把物料頂出或彈出的話,喂料口設在罩殼蓋水平軸線正上方或左邊也同樣不會被頂出或者彈出。就是說物料受飛刀的力無論是向下還是向上都基本相同,并無本質區別,如果說物料存在被頂出或者彈出可能的話,也不是靠喂料口設在罩殼蓋水平軸線右邊位置就可以解決的,在飛刀高轉速條件下,物料是否被彈出或頂出與喂料口在罩殼蓋上水平軸線的哪一邊并無關系。因此,在先專利的所謂積極效果并未顯現。相反,在先專利喂料口設在活門上,切碎青料時,被切碎的物料被拋在罩殼端面上,折轉90度才能落下,飛刀與端面的間隙又小,易堵塞。排料不暢,效率低下。

A型和B型產品進料口均在機殼背壁,切碎青料時打開活門,被切碎物料直接從活門口處排出,沒有任何阻擋,不會堵塞,效率高。不論機殼背壁上的進料口在正上方還是側邊,其切碎效率都遠在在先專利之上。這種切碎效率的明顯差別,怎能說是以基本相同手段實現基本相同目的,達到基本相同效果呢。

問題之三:在先專利飛刀上的刀齒面向罩殼端面而不是面向罩殼蓋,與在后專利的方向完全相反(見上圖)。這使得在先專利的罩殼蓋上無法裝粉碎釘,不能產生相應的技術效果。但裁定稱"被控侵權產品在活門上設置粉碎釘,是在專利技術特征之外增加的技術特征,并不影響侵權定性"。在先專利活門上根本就不能裝上粉碎釘,怎能說A型產品的這一特征是在專利技術特征之外加的技術特征呢,它的這一認定等于說在先專利的罩殼蓋上可以加裝粉碎釘了。明擺著,這一認定完全不符合客觀事實。

要說等同,A型產品喂料口設于水平軸線側邊這一特征才真正等同于B型產品設于水平軸線正上方的特征。既然B型產品不侵權,A型產品同樣不侵權。

筆者認為等同原則的適用在此處大有商榷之處。

6 本案的啟示和建議

從本案十余年的訴訟過程,人們不難發現一個問題,那就是人們習慣于用抄襲的眼光去審視在后專利。本案的二審判決將在后專利權利要求1是和在先專利對比后被無效的事實,視為在后專利從屬于在先專利的當然依據,顯然是武斷的、錯誤的?？陀^上造成了對在先專利的過度保護,而過度保護的結果必然是造成在先專利權人的不當得利,以及對在后專利權人,甚至公眾利益的損害。這一錯誤裁判使在后專利權人蒙受了十余年的巨大經濟損失,他們的大好商機被耽誤,本來可以獲得的專利回報也隨之化為烏有。還由于長期的訴訟,耗費了大量時間和所有的積蓄,到頭來家徒四壁,陷入貧困,這種結局實在可悲。這不能不說是對此類專利發明人的一大打擊,與專利法的立法宗旨背道而馳。雖然,最高院的裁定最終糾正了這種錯誤,在一定程度上體現了法律在保護專利權方面的理性回歸,這種回歸代表著真理、公平與正義。然而,這種正義除對后來此類案件當事人有益外,對本案當事人已毫無意義。

因此,當在后專利與在先專利對比后被部分無效時,在后專利不一定從屬于在先專利,特別是如本案那樣,以無創造性為由被部分無效時,更是如此。

對于A型被控侵權產品被裁定落入在先專利保護范圍的質疑。人們有理由相信,隨著司法機關裁判水平的提高,以及理性的回歸,總有一天會有一個讓人信服的結論。筆者呼吁國家立法機關就此類問題展開研究,完善法律制度,杜絕專利侵權判定中,等同原則的濫用,以及從屬專利的錯誤認定,合理解決各專利發明人的利益沖突。

[1]楊橋保.多用干鮮粉碎機:中國專利,932178618[P].1994-05-25.

[2]陳日池.小型多功能粉碎切碎機:中國專利,932226639 [P].1994-05-18.

[3]云南省昆明市中級人民法院民事判決(1998)昆法經初字第264號[Z],1998-4-17

[4]云南省高級人民法院民事判決(1998)號云高終經字第157號[Z],1998-8-24.

[5]中華人民共和國專利局專利復審委員會無效宣告請求審查決定書(決定第1056號)[Z],1998-7-1.

[6]中華人民共和國最高人民法院民事裁定(2008)民再申字第67號[Z],2009-7-15.

[責任編輯 自正發]

Dependent Patent,Doctrine of Equivalents and Judgment of Patent Infringement——On a Dependent Patent Infringement Case

ZHU Yue-ping,QUAN L i
(Honghe Prefecture Institute of Science and Technology Info rmatin,Mengzi 661100,China)

Dependent patent hasn’t been clearly defined in patent law or rules for i mplementation.However,in patentpractice,the dependent patent is objective.When scopes of protection of t wo successive effective patents are in conflictwith each other,the latter one must be subject to the former one,thus leading to the issue of dependent patent.Through the analysis of a concrete case,this paper has stated the functions and significance of dependent patent and doctrine of equivalents in judgment of patent infringement.

judgment of patent infringement;dependent patent;technical characteristics of equivalents and judicial protection

book=8,ebook=134

G920.5

A

1008-9128(2010)04-0019-05

2010-06-02

朱躍平(1959-),男,云南石屏人,專利代理人,高級工程師,律師。主要從事知識產權研究。