論《商標法》第三十一條在商標“被動使用”問題上的適用

劉孟斌 寧崇怡 / 廣東三環匯華律師事務所

商標是商品的生產者、經營者在其生產、制造、加工、揀選或者經銷的商品上或者服務的提供者在其提供的服務上采用的，用于區別商品或者服務來源的，由文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合，或上述要素的組合，具有顯著特征的標志。商標的功能主要體現在兩方面：一方面區分商品或者服務的來源，便于消費者進行選擇；另一方面，作為商譽的載體，承載因消費者對于商品或者服務的信賴而產生的品牌價值。因此，商標是企業重要的無形資產，在捍衛核心商標的戰役上，不少企業不惜耗費巨資，歷經數年謀求有利的結果。

關于商標權和商標申請權的紛爭時有發生，而常常涉及到的一個法律條款是《商標法》第三十一條，該條規定：“申請商標不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并具有一定影響的商標?！痹摋l規定作為我國商標法律制度中“申請注冊在先原則”的補充，以法律規定的形式承認對于未注冊商標的使用在一定條件下也產生對抗他人不當注冊的權利,其立法本意是對他人已經在先使用但尚未注冊的商標給予保護，制止惡意搶注，以維護“誠實信用”的民事法律關系的基本原則。在這類案件的處理過程中，一般會涉及到是否具有“在先權利”、是否構成“在先使用”、是否屬于“已經形成一定的影響”等相關事實的認定。以往，大多數這類案件中權利主張人的商標使用行為通常是符合《中華人民共和國商標法實施條例》第三條規定的行為，即權利主張人主動地“將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中”，亦即“主動使用”。

但是近年來，關于商標的使用行為以及對商標法第三十一條的適用也出現了新情況，比如社會公眾對商標的使用。這種使用方式是否構成商標的使用行為？所產生的商標利益應當歸屬于誰？商品或者服務的提供商可否依據《商標法》第三十一條規定阻止他人注冊？在類似糾紛的解決過程中，業內引入了商標“被動使用”的概念，但應當指出，無論是學術界還是司法實務界，對此都沒有形成共識，相關案件的裁決結果也截然不同。比較典型的案例可見“索愛”商標案1. 參見商標評審委員會（2007）商評字第11295號裁決書，北京市第一中級人民法院（2008）一中行初字第196號行政判決書，北京市高級人民法院（2008）高行終字第717號行政判決書。、“偉哥”商標案2. 參見北京市第一中級人民法院（2005）一中民初字第11354號判決書，北京市高級人民法院（2007）高民終字第1684號判決書，最高人民法院（2009）民申字第312號民事裁定書。、“陸虎”商標案3. 參見商標評審委員會2010年第17256號裁定，北京市第一中級人民法院（2011）一中知行初字第1043號行政判決書。、“廣本”商標案4. 參見商標評審委員會2010年第16974號裁定書。等系列商標搶注案。

在法律沒有明文規定的情況下，在司法實踐中引入商標“被動使用”的概念是否合適？如何解決《商標法》第三十一條在商標“被動使用”問題上的適用？對相關問題進行梳理很有必要。

一、商標“被動使用”概念的緣起

商標產生的方式一般是基于商標所有人的使用，《中華人民共和國商標法實施條例》第三條規定的商標使用是一種法律行為，它基于當事人的意思表示而產生，是商標所有人有意圖的行為，即商標權人及其授權人在商品、服務上有意識地使用商標的行為。

但是在現實中，社會公眾對商標俗稱的使用也成為了商標在自行使用、許可使用之外的第三種產生方式。商標俗稱之所以具有識別性或者能夠與特定的經營者建立起聯系，并不是基于特定經營者自身對商標的使用行為，而是基于社會公眾的使用行為。部分商品或服務的提供商甚至從未在商業活動中主動使用這些俗稱，但是，消費者仍然能夠清楚地認識到這些商標俗稱所指向的商品或服務的提供者，使得該商標俗稱具備了區別商品或者服務來源的商標功能。

商標俗稱的表現形式主要有三種：第一，商標本身的簡稱，如：“索尼愛立信”簡稱“索愛”；第二，商標的民間譯法，如：藥品商標“VIAGRA”的官方譯名為“萬艾可”，而民間則譯為“偉哥”，又如：汽車商標“LAND ROVER”的官方譯名為“路華”，民間俗稱為“陸虎”或“路虎”；第三，商標加其他限定簡稱，商標加產地的簡稱，如：“廣州本田”俗稱為“廣本”。由于這些俗稱并非商品或服務的提供者有意使用，因此他們通常也不會注冊，于是出現了第三人惡意注冊“商標俗稱”的現象。

《商標法》第三十一條的適用新情況如社會公眾對商標的使用，其使用方式是否構成商標的使用行為？所產生的商標利益應當歸屬于誰？商品或者服務的提供商可否依據第三十一條規定阻止他人注冊？

二、商標“被動使用”的構成要素探討

商標俗稱是社會公眾對于特定經營者所提供的商品或服務的習慣性稱呼，經營者一般沒有進行注冊，甚至從未在商業活動中主動使用，此時，社會公眾對于商標俗稱的使用相對于特定經營者來說就可稱之為商標的“被動使用”，這種使用方式是否屬于《商標法》意義上的商標使用行為、商標俗稱可否獲得《商標法》保護等問題，在學術上一直有爭議，司法認定也差異很大。

明確商標“被動使用”行為是商標使用行為，對商標使用制度乃至整個商標法都具有重要的意義?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》（法發〔2010〕12號）5. 參見 http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=313195。第二十條第二款規定：“商標權人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標權人意志的使用，均可認定屬于實際使用的行為?！备鶕摗兑庖姟?，商標權人的實際使用方式從商標權人自行使用、許可他人使用擴大到了“不違背商標權人意志的使用”，換言之，如果商標“被動使用”不違反商標權人的意志，可將其視為法律意義上的商標使用行為。

因此，根據上述規定并結合實際情況，筆者認為，商標“被動使用”的構成應包括如下要素：（1）商標俗稱為未注冊商標；（2）商標俗稱基于社會公眾的使用而產生；（3）社會公眾對商標俗稱的使用不違背商標權人意志；（4）商標俗稱明確指向特定的商品或服務的提供者。

三、《商標法》第三十一條在商標“被動使用”問題上的適用條件分析

回顧涉及“被動使用”的“索愛”、“偉哥”、“路虎”等系列商標案，從北京市高級人民法院已經

注 釋作出的判決內容看，主要的觀點認為,對于“被動使用”商標的認定必須滿足至少以下條件：作為請求方的企業應當要主動使用商標，滿足《商標法實施條例》第3條關于商標的使用規定，將未注冊的商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商品用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中——具體來說，就是必須在中國大陸范圍內使用（不包括港、澳、臺）；而且必須是主動使用，是企業自己為商業目的“主動使用”未注冊商標。也就是說“已經使用”的方式不包括商標僅被媒體宣傳報道或者相關公眾的使用，媒體宣傳報道或者相關公眾的使用不能等同于企業的使用。

但是，同樣是對于“被動使用”的問題，在“廣本”案件的處理上，國家工商行政管理總局商標評審委員會卻轉而支持了商品提供者的主張，其主要的觀點是，保護未注冊商標的立法本意不但在于保護商標的在先使用人，還在于保護商標所承載的基于商品或服務提供者的信賴利益而產生的商譽，制止惡意搶注的行為，有助于維護市場的基本道德，有助于實現商標法中的法律與道德的平衡。

《商標法》第三十一條規定：“申請商標不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并具有一定影響的商標?！?鑒于商標“被動使用”問題的特殊性， 在商標異議、異議復審及爭議案件的審理過程中，在考慮《商標法》第三十一條適用、對商標“被動使用”進行認定時，應綜合考慮以下條件：

（1）訴爭商標是未注冊商標且屬于可注冊商標。

訴爭商標應符合商標注冊審查標準的要求，不屬于《商標法》第十條、《商標法》第十一條規定的情形，并與其他在先申請的商標不相同、不相近似，也沒有侵犯他人的在先權益。

（2）訴爭商標的產生基于社會公眾的使用。

商標俗稱的申請權或者商標權歸屬權的發展趨勢應當還是要回歸商品或服務的提供商，如果對于《商標法》第三十一條的適用條件過于嚴苛，則不利于維護公平、有序的商業競爭環境。

一般消費者或相關公眾最先將訴爭商標在特定的商品或服務上使用，并明確地指向某一特定的商品或服務提供者（即生產者或服務者），在訴爭商標與特定的商品或服務、特定的商品或服務的提供者之間形成聯系，從而使得訴爭商標實際發揮了商標的作用。同時，相關公眾基于訴爭商標對特定商品或服務提供者提供的特定商品或服務的信賴已客觀存在，即訴爭商標已經承載一定的商譽。

（3）訴爭商標在中國大陸地區范圍內合法使用，并具有一定的知名度。

商標權利具有地域性，即一個國家或地區依照本國或本地區的商標法律規定所授予的商標權，僅在該國或該地區有效，因此，我國《商標法》第三十一條規定的“已經使用”應當是指在中國大陸地區使用，不包括港、澳、臺，也不包括國外。而且，商標的使用方式應具有合法性，不為法律所禁止。因此，訴爭商標應在中國大陸范圍內合法地商業性使用，在相關領域、相關行業內形成一定的知名度，并為相關公眾所知悉并享有一定的聲譽。

（4）訴爭商標已形成“商標俗稱、商品或服務、商品或服務的提供者”三者之間特定的對應關系，請求方應當是訴爭商標所指向的特定的商品或服務提供者。

商標的最基本功能是區分商品的來源。因此，訴爭商標在經過社會公眾的長期使用，在消費者的心目中應明確無誤地指向特定的商品和特定的生產者或經營者，具備商標功能。只有特定的生產者或者經營者才有權提出商標權屬的訴求。

（5）請求方在商標注冊日前須完成從“被動使用”向“主動使用”的轉換，并且請求方的主動使用應是商業性使用。

商標權益的享有一般是適用“誰使用誰享有”的原則，商標俗稱的特殊性在于它最早的出現是基于社會大眾的使用而產生，不過，從實踐操作的層面看，很難找到可以代表所有公眾的機構或人物去申請或持有商標，人大、政府等機構雖然有一定的代表性，但由于不是商業活動的主體，因而不能作為商標俗稱的商標申請人或者商標權人。由于商標俗稱很明確地指向特定的商品或服務的提供商，如果出現無關的第三方來注冊和使用，不可避免地會發生商品來源混淆的情況，從而使正常的市場交易秩序遭受破壞。

因此，一般而言，商標俗稱的申請權或者商標權歸屬權的發展趨勢應當還是要回歸商品或服務的提供商，如果對于《商標法》第三十一條的適用條件過于嚴苛，則不利于維護公平、有序的商業競爭環境。

但是，商品或服務的提供商享有商標俗稱的有關權益并非是無條件的，他必須滿足法律意義上的“使用”要求。在自行使用、許可他人使用兩種使用方式都不存在的情況下，他至少應舉證說明公眾對商標俗稱的使用屬于《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第二十條第二款規定的“不違背商標權人意志的使用”。因此，商品或服務的提供商必須以明示的方式表明其認同公眾對商標俗稱的使用，并且，結合“誰使用誰享有”的基本原則，商品或服務的提供商要主張權利，還必須存在其主動使用訴爭商標、對訴爭商標的品牌價值也作出貢獻的事實。

這就要求請求方在商標注冊日前須完成從“被動使用”向“主動使用”的轉換，主動在商業活動中使用商標俗稱，而且，這種使用必須是商業性使用，即在生產或者流通的領域中，將商標用于商品或其包裝、容器標簽、說明書、價目表或其他類似的載體上，或者具有在商品、服務的推銷或廣告宣傳中使用或予以展示的行為，建立該商標俗稱與商品或服務提供商之間的聯系。同時，作為公平原則的體現，社會公眾在原有的或者合理的范圍內使用商標俗稱，應不受商標權人的限制。

（6）對構成“在先使用”和 “產生一定影響”的判斷須滿足“商標申請注冊日”這一時間節點要求。

請求方所提交的證據是否足以證明“已經在先使用”和“已經產生一定影響”，在判斷時應以訴爭商標申請日進行時間切割，請求方的證據必須充分證明在商標申請日前，請求方已經主動使用商標，并通過商業性使用行為，使得訴爭商標產生一定影響，在消費者群體里明確建立訴爭商標與請求方、產品或服務之間的唯一聯系。

（7）商標注冊人采取了不正當手段并具有主觀惡意。

請求方應舉證說明商標注冊人在主觀上具有盜用他人商標的市場信譽或牟取非法利益的“惡意”目的。根據《商標審理標準》第四節第4點規定，關于主觀惡意的判定，可綜合考慮下列因素：

1、系爭商標申請人與在先使用人曾有貿易往來或者合作關系；

2、系爭商標申請人與在先使用人共處相同地域或者雙方的商品/服務有相同的銷售渠道和地域范圍；

3、系爭商標申請人與在先使用人曾發生過其他糾紛，可知曉在先使用人商標；

4、系爭商標申請人與在先使用人曾有內部人員往來關系；

5、系爭商標申請人注冊后具有以牟取不當利益為目的，利用在先使用人有一定影響商標的聲譽和影響力進行誤導宣傳，脅迫在先使用人與其進行貿易合作，向在先使用人或者他人索要高額轉讓費、許可使用費或者侵權賠償金等行為；

6、他人商標具有較強獨創性；

7、其他可以認定為惡意的情形。

只有在請求方提供的證據能同時滿足上述所有條件的情況下，才可以依據《商標法》第三十一條對于請求方的權利進行救濟。