淺談專利實用性判斷標準

摘 要 實用性判斷標準，我國與世界上各國家和地區間存在較大差異，本文對這種差異可能的產生原因及影響進行了分析，闡述了其要求發明和實用新型應當具有“可實施性”和“積極性”的立法本意，結合審查實踐，分析了在專利審查過程中如何適用實用性條款，并探討了實用性法律適用與改進建議。

關鍵詞 專利法 實用性 標準 積極效果

作者簡介：范征，國家知識產權局專利審查協作天津中心，研究實習員，研究方向：新能源發電、專利法。

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.07.162

一、引言

具備實用性是專利授權的三個實質條件，《審查指南》規定“發明或者實用新型專利申請是否具備新穎性，只有在其具備實用性后才予以考慮”，不具備實用性也是專利審查中不必檢索的情況之一，如果判斷一件專利申請不具備實用性可以節省大量審查資源。但在審查實踐中，實用性審查呈現弱化趨勢，除了少數明顯違背自然規律的專利申請，例如永動機，對于前沿性科學領域甚至臆造類方案的實用性審查標準是相當寬泛的。實用性審查標準缺位是實用性審查弱化的主要原因。伴隨著科學發展日新月異，弱化實用性審查鼓勵專利申請、利于技術傳播、布局未知技術領域的同時卻也帶來了降低專利質量、損壞專利制度公信力、便于欺騙造假的危險。因此有必要對實用性判斷標準進行重新規范。

二、關于實用性標準的規定

各國標準：

我國《專利法》第 22 條第 4 款規定：“實用性是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產生積極效果”。

不同國家和地區對于實用性標準文字內容不盡相同。

《美國專利法》并無明確定義實用性條文，多通過美國法院判例和USPTO審查實踐形成實用性判斷標準。

《歐洲專利公約規定》第52條第1款規定“對于具有創造性且工業上予以應用的發明才能授予專利權”，第57條規定“一項發明能夠在包括農業在內的任何產業予以制造或使用，應當被認為具有工業實用性”。

《日本專利法》第29條第1款規定“任何人完成的在產業上能夠應用的發明可以授予專利權”。

《專利合作條約》第33條第4款規定“請求保護的發明根據其性質如果可以在任何一種產業中制造或使用，應當認為具有工業實用性”。

TRIPS協議第27條第1款規定“任何技術領域的任何發明，不論是產品還是方法，只要他們具有新穎性，創造性，并能夠在產業上應用，都可以獲得專利權”。

綜上可以發現，能夠在產業上制造或使用是各國公認的實用性核心內涵，我國額外規定發明或者實用新型還應當產生積極效果?！秾彶橹改稀芬幎ā懊黠@無益、脫離社會需要的發明或者實用新型專利申請的技術方案不具備實用性”。判斷發明或者實用新型“是否明顯無益、脫離社會需要”的主體仍然是本領域技術人員，其產生的經濟效益和社會效果應是本領域技術人員能夠預料到的，不因審查員的主觀因素影響案件審判結果的客觀公正性。但對積極效果的判斷往往是困難的，其未來實際的技術效果也難以預測。美國專利審查指南有如下表述“專利申請應當展示其在當下對公眾有益，而非證明其對將來的研究有益”。但面對一件開拓性發明專利申請，該審查標準往往是失效的，例如在蒸汽機誕生以前，申請要求保護一種利用蒸汽驅動裝置用于工業生產的方法，其蒸汽壓力僅為零點幾兆帕，且極易發生蒸汽泄露引發事故，該發明專利申請是否具備實用性要件是值得探討的。

三、實用性審查實踐

目前專利審查實踐中主流觀點認為發明或實用新型能夠產生積極效果，并非要求其技術方案毫無缺陷，事實上，任何技術方案都不可能完美無缺的，只要存在的缺點或不足沒有嚴重到使技術方案根本無法實施，或者根本無法實現其發明目的的程度，就不能因存在缺點或者不足而否認其技術方案具備實用性。因此，認定為無積極效果的發明或者實用新型只能是那些不但明顯無益，而且帶來不良影響（例如嚴重污染環境、嚴重浪費資源、敗壞社會風氣等）的發明或實用新型。

積極效果的標準不能以是否被人接受所評判，正如專利授權標準的審查應為本領域技術人員，而非實在的人，例如，一種牛糞牙膏制作方法，其技術方案為為牛專喂某些中藥，經牛腸胃細菌消化后具有良好的護牙功效；一種貓屎咖啡生產方法，其技術方案為通過麝香貓挑選咖啡樹中成熟香甜的咖啡果實作為食物，果實外面果肉被消化掉后，排出體外堅硬的咖啡原豆即為成品。在這些有可能被認為是“不道德”的專利申請中，“實用性”的“有用性”對立面變成了“有害性”，基于該實用性標準，僅限于判斷專利申請案件是否有害于公共利益，不取決于是否值得國家授予專利權。利益又體現出“物質”和“精神”層面，不具備實用性的專利申請案件據此可分為“有損害的”和“非道德的”?！秾＠ā返?條第1款規定“發明創造的公開、使用、制造違反了法律、社會公德或者妨害了公共利益的，不能被授予專利權”，授權客體的判斷優先于實用性判斷，因此實用性標準弱化為“有害性”判斷，這也是目前對于實用性標準的主流觀點的成因。

但是，隨著專利制度不斷發展和科學技術日新月異，各種專利申請層出不窮、數量大增的情況下，對實用性標準提出了新的要求，例如許多關于生物基因的專利申請在提交時僅僅完成了某種基因排序，而這種基因排序具有何種技術意義、經濟效益、社會影響尚未可知，許多公司僅為潛在商業價值、占領科技制高點“跑馬圈地”。在這種情況下，實用性標準越來越體現出其維護專利制度運行，保護公眾合法權益不受損壞的作用。

違背自然規律的專利申請顯然是無法在產業上實施或利用的，但在具體的審查過程中，會有如下一些案例。例如，一種實現冷聚變的裝置，其技術方案僅記載該裝置的具體結構；一種可完全將太陽能轉換為電能的太陽能電池板，其技術方案僅記載太陽能電池板各層結構及布置；一種超導發電機，其技術方案為利用外部電源驅動超導電動機轉動輸出力矩，同時帶動超導發電機發電，提供輸出力矩的同時、實現能源二次利用；一種原子核鏈式反應發生裝置，其技術方案為在多種化學氣體中通過電極放電實現原子核鏈式反應。在這些案件中，其案件或涉及高新技術領域、屬于前沿科技或為申請人的主觀想法或在大眾眼中屬于難以置信不被接受，因而往往被人質疑，其邏輯性難以被事實驗證。endprint

出現大量這些案件的原因在于，近代基礎科學領域越來越顯現出不確定性，新理論新思維不斷迸發。難以通過邏輯推理證明其技術方案真偽，而本領域技術人員本身的概念性，更加增加提供真實基準的難度，而實用性授權標準正是為降低授權標準任意性難度而提出的。

四、關于實用性標準的重新考量

針對各國均以技術性定義實用性，我國將發明或者實用新型“能夠產生積極效果”納入專利法中的實際情況而言，筆者認為主要是基于以下原因：1.專利制度的經濟激勵效用。專利制度通過保護發明創造來鼓勵發明創造、推動發明創造的應用，進一步提高社會整體的創新能力，促進科技進步和科學技術發展。2.維護專利權人和社會公眾利益的平衡。專利權人的貢獻和權利范圍體現在其專利申請中，專利權人的權利范圍應當是和其具體貢獻相匹配的，而不能出現不平衡，損害公眾利益。這也是專利法中規定專利權期限、專利強制許可等的原因。如果專利權人僅對某一新的技術領域進行了技術操作，而該技術操作的目的、技術效果均未明確的情況下就將該技術操作提出專利權申請，這不符合公眾利益要求，也會帶來企業間惡性競爭，使得企業追求科技至高點變成片面追求專利權限，使后續研究者只能作為在先專利權人的從屬，打壓后續研究者的積極性。3.社會成本效應。發明以公開換取保護，公開即為專利權人尋求專利權保護的成本，而他人如果期望實施該發明創造，就必須支付專利權人一定的許可費用，也就是必須獲得專利權人的同意，這使得專利權人能夠有效控制自己的專利權。如果專利權人取得了僅具有技術操作性的專利權，他人的后續研究、實施需付出超出專利實際社會價值的成本，導致單純攫取社會資源的專利權人的出現，增加社會資源浪費，專利制度的有效運行成本也會增加，甚至超出社會容納和可控范圍。

美國《實用性審查指南》規定實用性是具體的、實在的和可信的。另外，實用性應當是被公認的，正如《專利審查指南》將“脫離社會需要”納入積極效果的實用性判斷標準。被公認的實用性：一是指本領域技術人員可根據發明或實用新型的技術方案判斷該發明或實用新型為何具備實用性，其積極效果不一定匹配為其記載的有益效果；二是指發明或實用新型的技術方案在產業界不會被直接拋棄，從而避免完全不被社會認可的專利申請被授予專利權。規定公認的實用性，不是需要投入更多資源去判斷某項發明創造是否可在產業投入后產生效益，而是提高我國專利授權門檻，提高專利授權質量，使企業真正轉移到提高科技研發能力上。

在審查員質疑專利申請可信實用性或公認實用性問題時，應當采納現有文獻證據支持自己的觀點，履行舉證責任，根據誰主張誰舉證的原則，為了反駁審查員觀點，申請人就應當承擔舉證責任，證明其技術方案實施后帶來的效益大于該負面影響，應當被社會所接受。由于舉證證據往往需要審查員檢索獲得，除明顯違背自然規律的案件外，審查指南中規定不具備實用性的專利申請案件不需檢索就顯得不合時宜。申請人的意見陳述不僅在于說服審查員及其代表的本領域技術人員，還應以說服普通大眾作為目標，這對于準確及時的判斷發明創造不脫離社會需要是有益的。

五、改進建議

綜上所述，對于《專利審查指南》實用性標準提出以下建議：1.完善積極效果中明顯無益的判斷標準與方式。規定審查員可通過檢索獲取支持其認定發明或實用新型申請具有社會危害性或雖實現其發明目的但負面影響遠大于有益效果的證據，在審查員具有充分證明其觀點的證據的情況下，申請人負有證明其技術方案無害和有益的舉證責任，反之如果申請人不能列出充分的證據或根據說明書公開內容陳述可信服的理由，則發明或實用新型申請的實用性是不可信的。2.借鑒美國實用性審查標準，制定專門的《實用性審查指南》，將典型判例時效化，統一審查基準的基礎上賦予審查員更多的自由裁量權，領域內專家證明或聲明都可用以證明實用性與否，防治新興科技領域被濫用或壟斷。3.將實用性與公開充分進行結合規定。如果一件專利申請技術方案由于本身缺陷導致無法實施因而不具備實用性，其說明書中必然存在無法充分公開進而自圓其說的內容，在這種情況下可規定審查員能夠指出該發明或實用新型申請是因為實用性而不滿足充分公開的，以避免申請人通過詭辯掩蓋其技術方案固有缺陷。

參考文獻：

[1]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南.北京：知識產權出版社.2010.

[2]尹新天.中國專利法詳解（第 1 版）.知識產權出版社.2011.endprint