同日申請常見問題淺析

王麗慧

一、相關法律及出臺背景

我國目前實用新型專利申請采取的是初步審查制度，審查周期半年到1年左右，保護期限從申請日起10年；發明專利申請采取的是早期公開和實質審查制度，審查周期較長，需要3年左右的時間。保護期限從申請日起20年。但有的申請人既想快速得到《專利法》的保護，又希望專利的保護期限能達到最長，針對申請人的需求并分析了各種可能出現的情況，國家知識產權局針對此種情況對《專利法》作了多次修改，最終在2010年2月1日實行的《專利法》及其實施細則中對此種情況做了合理規定與解釋。

《專利法》第9條第1款規定：同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。

《專利法實施細則》第41條第2款規定：同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，應當在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利；未作說明的，依照《專利法》第9條第1款關于同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理。

《專利法實施細則》第41條第3款規定：國務院專利行政部門公告授予實用新型專利權，應當公告申請人已依照該條第二款的規定同時申請了發明專利的說明。

《專利法實施細則》第41條第4款規定：發明專利申請經審查沒有發現駁回理由，國務院專利行政部門應當通知申請人在規定期限內聲明放棄實用新型專利權。申請人聲明放棄的，國務院專利行政部門應當作出授予發明專利權的決定，并在公告授予發明專利權時一并公告申請人放棄實用新型專利權聲明。申請人不同意放棄的，國務院專利行政部門應當駁回該發明專利申請；申請人期滿未答復的，視為撤回該發明專利申請。

《專利法實施細則》第41條第5款規定：實用新型專利權自公告授予發明專利權之日起終止。

二、政策解釋

1.同日申請請求必須在提交新申請時勾選

如果相同的發明創造要同時申請發明和實用新型專利，必須在其對應的請求書中勾選同日申請事項。如果請求書中都沒勾選，或者一個勾選另一個忘記勾選，這種情況是沒有辦法來彌補的，只能兩個專利都撤回，然后發明和實用新型再同日申請。

2.同日申請必須是申請人相同

相同的發明創造要同日申請發明和實用新型專利的申請人必須相同。

3.同日申請必須是申請日相同

同日申請的申請日相同保證了被授予專利權的發明創造的保護時限不會超過20年。因為專利的保護期限是從申請日起算的，這樣即使同日申請的實用新型專利先授權取得保護，并在之后專利權人在收到審查意見主動放棄新型取得發明專利權后，也能保證整個發明創造的保護期限不會超過發明的最長保護時限20年，對其他發明專利權人來說是公平的。

4.同日申請必須保證在發明授權公告時實用新型專利是有效的

如果在發明授權公告時，先授予專利權的實用新型因沒及時繳年費而終止或者自己主動放棄專利權而終止，專利權終止后，國家知識產權局會在官網上予以公告，終止后的實用新型的技術方案就會被公眾認為是公知公用技術而拿來實施應用，公眾可能不知道此項技術還申請了發明專利，等發明授權公告后有可能被指控為侵權，這對公眾來說有失公平。因此要保證在發明授權公告時實用新型專利必須處于有效狀態，這樣在放棄實用新型獲得發明專利的授權公告時，此項發明創造的保護期限中間沒有間斷，也沒有交叉，并且起始時間也是申請日，確保了公眾利益不受損害。

三、案例分析

【案例1】

某同日申請，實用新型專利請求書勾選了同日申請事項，但發明專利請求書中忘記勾選同日申請事項，現在想主動撤回發明專利申請，重新申請發明專利并要求在先發明專利的優先權。

如果請求書中忘記勾選同日申請事項，要撤回專利申請重新申請的話，該案必須發明和實用新型都要主動撤回，并且再在同一天提交新的同日申請并在對應的請求書中均勾選同日申請事項，如果符合優先權條件的話，重新申請的專利可以要求任一在先申請的優先權。

【案例2】

某同日申請，申請時實用新型和發明的申請人相同，都是李某，實用新型授權后，李某想把專利權轉讓給張某，又怕影響發明專利的授權。

該案符合同日申請的要求：申請時申請人相同、申請日相同、并且在專利請求書中均勾選了同日申請事項，即使實用新型在授權公告后把專利權轉讓給了張某，審查員在下發發明專利發審查意見時還是會要求申請人進行選擇或者修改，只要張某同意放棄實用新型，發明專利還是可以授予專利權的。李某需要在答復發明專利審查意見時在意見陳述書中寫清楚張某已經主動提交放棄實用新型專利權聲明。

【案例3】

某同日申請發明和實用新型專利，目前發明專利申請還未收到審查意見通知書，申請人自認為發明專利申請具有授權前景，想主動放棄/撤回實用新型專利。

該案首先要確認同日申請的實用新型是否授權。

（1）如果實用新型尚未授權，申請人可以主動提交撤回專利申請聲明，撤回實用新型專利申請，不影響同日申請的發明專利的授權。

（2）如果實用新型已經授權，那么要在發明專利申請收到審查意見通知書，通知申請人進行選擇或者修改時，申請人可以在答復發明專利申請審查意見通知書的同時提交放棄實用新型專利權的聲明，以通過放棄實用新型專利權避免重復授權；并且要保證發明專利授權公告時，實用新型專利仍處于有效狀態，以獲得發明專利的授權。

實用新型處于有效狀態是指在發明專利授權公告時必須是正常的授權公告狀態，不能處于欠費狀態，比如年費滯納期內或恢復期內，不能是失效狀態。一般情況下，在發明審查過程中下發審查意見要求修改或放棄實用新型時，會有相關提醒。

【案例4】

申請人甲2015年同日申請了發明和實用新型專利，2016年針對相同主題的發明創造再次提出一個新的發明專利并且要求了2015年同日申請中發明專利的優先權，優先權已經成立，目前處于正常審查過程中，現在想主動放棄2015年申請的實用新型專利權或者不繳納年費使實用新型專利終止失效，不知是否影響2016年提出的專利申請的授權。

該案中相同主題的發明創造在2015年同日提交了發明專利申請和實用新型專利，2016年又針對相同主題再次提出一件新的專利申請并要求2015年發明專利申請的優先權。如果優先權成立，2015年同日申請的發明被視為撤回，那么現在有效的專利申請為：申請日是2015年的實用新型和申請日是2016年的發明（優先權日同2015年申請的實用新型的申請日），明顯這兩個專利的申請日不同，不構成《專利法》第9條第1款規定的“同日申請”，雖然兩個專利“三性”檢索時間界點都是2015年同日申請的申請日?，F在實用新型專利已經授權，不能按照《專利法》第9條第1款的規定通過放棄實用新型來獲得發明專利的授權，也不能通過不繳納實用新型的年費來獲得發明專利的授權?！秾＠ā返?條第1款規定，同樣的發明創造只能授予一項專利權。因此，2015年申請的實用新型專利授權后，由于不能重復授權，2016年針對相同主題新提出的要求優先權的發明專利申請也不能被授予專利權。

參考文獻

［1］尹新天.中國專利法詳解［M］.北京：知識產權出版社，2011.