淺談商標確權案件中“惡意”的認定

張月梅

新平衡公司訴紐巴倫（中國）有限公司不正當競爭案開庭審理，各方當事人都在緊張地等著法院的判決，我相信法院會做出公正的判決。我沒有看過案件卷宗，對該案的具體情形不做評論，但有一點是明確的，即該案涉及到商標“惡意”使用、“惡意”注冊的問題，這也是當下商標實務問題中最被關注的問題。本文結合幾件具體案例，談一下自己對商標確權案件中“惡意”的認定問題。

在商標異議案件及無效宣告案件中，對訴爭商標做出是否核準注冊或者是否宣告無效的決定，其中一個重要考量因素是訴爭商標在申請注冊時是否主觀上存在“惡意”，即是否違反了《商標法》第七條“申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則”之規定。雖然《商標法》第七條作為原則性規定，一般不作為實體條款適用，但在審理實踐中適用其他實體條款時，誠實信用原則在絕大多數商標確權案件中都到以遵循。

“惡意”是指訴爭商標的原始申請人在申請注冊該商標時，意圖攀附他人良好商譽、商標知名度及侵犯他人在先權利的主觀意圖，也包括不以在正常生產經營中使用為目的，而是通過大量注冊商標的行為來謀取不正當利益的主觀意圖。確權案件中適用較多的《商標法》實體條款，雖然表述方式不同，但基本都可以視為做出了關于“惡意”的規定，如第十三條的“復制、摹仿或者翻譯”他人馳名商標的表述，第十五條第一款的“以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊”及第二款的“明知該他人商標存在”的表述，第三十二條的“不正當手段”的表述，第四十四條“以欺騙手段或者其他不正當手段”的表述等。雖然第三十條并未體現商標注冊人的主觀意圖，但在具體適用時，如果訴爭商標有著明顯攀附、傍靠在先引證商標的意圖，那么可以認定訴爭商標與在先引證商標并存使用，將導致相關公眾對商品或服務來源發生混淆誤認的可能性增大，從而判定二者構成使用在同一種商品或者類似商品上的近似商標。第三十二條關于“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”的規定在適用時，訴爭商標申請人是否存在明知或應知他人在先權利的情形，也是重要的考量因素之一。

盡管在實踐中筆者還真聽到過有人坦率地承認其是搶注他人商標，但絕大多數情況下，注冊人都會以各種理由主張其申請注冊商標在主觀上沒有惡意，從而主張訴爭商標申請人惡意注冊的一方負有初步的舉證責任。由于惡意是行為人的主觀意圖，因此在舉證過程中可以通過其客觀表現的行為加以推定。在實踐中，有以下四種情形可以認定其注冊商標具有惡意。

一是在先商標由臆造詞或者在先權利如作品、商號、裝飾裝潢、作品角色等獨創性強的元素構成，訴爭商標注冊人作為同行或者與在先權利人存在特定關系而理應知曉其在先權利權益存在的，可以推定其注冊訴爭商標具有惡意。二是在先商標或在先權利知名度較高，訴爭商標與其非常近似又不能證明其有正當理由的，可以推定其注冊訴爭商標具有惡意。三是訴爭商標在使用時，通過故意宣傳、誘導等方式使相關公眾誤以為該商標與他人在先商標或者其他在先權利人存在聯系的，或者自己不使用商標卻向他人索要高額轉讓費、許可使用費、侵權賠償金、大規模提起訴訟的，可以推定其注冊訴爭商標具有惡意。四是訴爭商標申請人大量注冊商標，明顯超出其正常的生產經營需要，擾亂了正常的商標注冊管理秩序、損害社會公共利益的，可以推定其注冊訴爭商標具有惡意。

在具體案件中，上述情形可能單獨存在也可能會同時存在。需要特別強調的是，雖然商標使用通常發生在注冊申請之后，但往往更能直接地證明注冊申請商標時申請人的主觀狀態。從事商標評審工作十年后，我堅定地認為兩件商標標識本身的近似程度對于實際使用時導致混淆的影響力，其實遠遠不如商標使用人通過包裝宣傳等具體行為帶來的影響力大。就算兩件商標標識本身接近，如果使用人通過包裝、宣傳不停地強調“我是我，我不是他”，那么導致消費者將二者混淆的可能性就很小。反之，就算兩件注冊商標標識區別較大，如果在使用中用盡各種辦法傳達“我是他，我就是他”的信息，依然十分容易導致消費者對二者混淆誤認。由于商標初步審查時因證據不足無法認定申請人的主觀惡意，所以一些商標會被予以初步審定或注冊，但通過認定事后故意借助他人商譽、誘導消費者誤認誤購的使用行為來推定申請人注冊申請時的惡意，在異議及無效宣告程序中對那些違反誠實作用原則的商標不予注冊或宣告無效，對于維護正常的商標注冊和使用秩序，保護正當權利人及消費者的利益都十分必要。

事實上，商標行政確權機關和司法機關對于打擊惡意注冊商標行為都態度堅定，在多起案件中通過不同事實對申請人的主觀惡意進行了認定，并對惡意注冊商標宣告無效。如在第16281699號“銀鷹”商標無效宣告案件中，商標評審委員會認為，鑒于申請人商標中的漢字部分“銀鷹”具有很強的顯著性和極高的知名度，爭議商標文字與申請人商標“銀鷹”文字構成和呼叫完全相同。并且，被申請人與申請人又處于同一個地區，其行為及動機難稱巧合，故爭議商標已構成對申請人馳名商標的復制、摹仿。

在第14510167號 圖形商標無效宣告案件中，商標評審委員會認為，根據申請人提交的證據，可以認定“光頭強”為申請人公司制作的動畫片《熊出沒》中的主要角色人物。自2012年首次在央視播出至今，多個電視臺及網絡播出了以“光頭強”為主要角色的《熊出沒》系列動畫片，在2013年賀歲片中還有申請人制作拍攝的以“光頭強”為主要角色的《熊出沒之過年》、2014年賀歲片《熊出沒之年貨》等電影，申請人制作的動畫片還出口多個國家及地區，經申請人廣泛的宣傳使用，該動畫片在中國大陸地區已具有較高的知名度?？紤]到“光頭強”為申請人動畫片中人物角色，爭議商標與之在設計方式、表現手法、整體視覺效果上高度相近，難稱巧合。而被申請人將具有較高知名度的動畫片人物角色形象作為商標申請注冊，不當借助了《熊出沒》動畫片在公眾中的影響力，縮短了爭議商標標識商品被公眾接受的時間，提高了商品的知名度，使其獲得更多交易機會和經濟效益，從而損害了申請人享有的合法在先權益，違反了《商標法》第三十二條關于“不得損害他人在先權利”之規定。