淺談專利申請文件修改超范圍的判斷標準

鄧志陽

摘 要：修改專利文件是專利申請階段經常要出現的行為，結合國內外的法律現狀，并結合實務界和理論界對專利申請文件修改超范圍判斷的不同看法，筆者認為堅持審查指南所規定的“直接地、毫無疑義地確定”是解決專利申請文件修改超范圍問題的基本標準，不容忽視，并且堅持該標準的關鍵在于確定該標準的適用要點。

關鍵詞：專利申請;修改;超范圍

發明人通過創新所形成的技術方案，一旦付諸文字并轉化為專利申請文件，必然要面對一定程度的“失真”?！笆д妗痹虬ㄎ淖直磉_自身的局限性以及撰寫人自身表達能力有限是。而且，基于審查員檢索出的對比文件和相關審查意見，申請人也需要調整專利申請文件的內容以符合專利授權目的。另外，對申請文件的修改是一種限制性修改，之所以進行限制是因為專利制度中規定了“先申請原則”，在先申請能夠否定同樣的在后申請，具有排他性。既然允許對申請文件進行修改，為了防止申請人將新的技術特征寫入申請文件從而根本性改變技術方案，故申請人在修改申請文件時不能超出原申請文件所記載的“內容”。目前，學術界和實務界對申請文件修改超范圍的判斷存在較大爭議，亟待解決。

一、國內外專利申請文件修改的相關規定

我國專利法第33條規定了對專利申請文件的修改，前半段指出在提交申請之后申請人可以修改申請文件，后半段對申請人修改申請文件進行了限制。在專利審查指南中，“記載的范圍”具體表現為兩種形式，一是表面的原文字記載的內容，二是更深層次的能直接地、毫無疑義地確定的內容。目前，各界對“直接地、毫無疑義地確定”的具體標準存在較大爭議。

美國專利法對在授權文本中加入新事項表示了反對，超出原始公開文本的技術特征不能加入到專利文件中，修改是否超范圍需比對原始公開的文本。然而，其對申請文件“修改是否超范圍”的標準較低，其具體表現是：第一，美國授權之前的修改都不受“超范圍”的限制。第二，美國規定不能超出的范圍是指“公開的范圍”，而不是我國規定的“文字記載的范圍”。

歐洲相關的法律法規不僅對專利申請文件修改不得“超范圍”作出了規定，而且為是否“超范圍”的判斷提供了依據。一方面，允許申請人修改申請文件，但在修改中不得超出原主題的內容。另一方面，本領域普通技術人員應當分析修改后的申請文件，如果不能從原申請文件直接并且毫無疑義地推導出，并且考慮隱含內容仍不能得出新內容，那么該修改就毫無疑問地超出了原申請文件的內容，該修改無法得到專利機關的認可。

日本相關法律法規與歐洲的規定具有很大的相似性，不僅有原則性規定，也有具體的操作性解釋。首先是確認了修改的合法性以及修改的具體范圍，這些規定與歐洲的規定基本一致。而且，對于具體的標準，日本審查指南進行了更加詳細的描述，一是“已明事項”，即申請文件明確記載的內容;二是“自明的事項”，即雖然屬于原申請文件未直接記載的內容，但可依據原申請文件推導出來的事項。

二、我國專利申請文件修改超范圍的判斷標準

專利申請文件修改超范圍的判斷不是形式判斷，而是實質判斷;不僅是事實判斷，而且還是價值判斷。我國各界對專利申請文件修改超范圍問題從其自身的角度均給出了相應的判斷標準，主要集中在“范圍”的內涵以及“范圍”的邊界。

（一）“支持”標準與“直接地、毫無疑義地確定”標準

“支持”標準源于專利法第26條第4款，代理實務界常利用該標準來判斷申請人的修改是否超范圍：說明書只要可以支持權利要求書，不存在修改超范圍的問題。然而，行政審查機關認為，第26條第4款是針對撰寫階段而言的，第33條是針對提交后的申請階段而言的，兩者完全不同?！爸苯拥?、毫無疑義地確定”標準顯然比“支持”標準更復雜，實踐中，行政審查機關也通過大量案件進一步論述了“支持”標準的局限性，申請人基于“支持”標準所做的修改不能得到行政審查機關的認可。

但是，專利法規定了權利要求修改是否超范圍以及修改后的權利要求能否得到說明書的支持，均以說明書公開的內容為基礎。因此，如果完全不顧“支持”標準而一味適用更加嚴格的標準，則可能導致一種潛在的沖突：對專利申請文件的修改得到了說明書的支持，但卻修改超范圍了。這種結果顯然對申請人非常不利，申請人所獲得的專利保護與其實際的技術貢獻嚴重不符，不符合行政法上的比例原則。因此，行政審查機關所持的標準與代理實務界所認為的“支持”標準之間的矛盾目前并沒有得到有效解決。

（二）“唯一”和“顯而易見”標準

“唯一”和“顯而易見”標準源于行政、司法對“直接地、毫無疑義地確定”標準的不同見解。行政機關在審查過程中把該標準解釋為“唯一的確定”，強調“唯一”標準。而司法機關卻具有不同的表述，在愛默生墨盒案中，為“直接、明確推導出”，并且認為是否“顯而易見”是關鍵，在島野案中，為“能夠確定”。司法機關對第33條的不同理解，致使“直接地、毫無疑義地確定”標準的認識多元化，使得評判標準演變成了文字游戲，而且，業界長期以來忽視探索判斷修改超范圍的具體方法，使得修改超范圍的評述過程顯得過于主觀和武斷。

法院在不同案件中對修改超范圍問題采用了看似不同的判斷標準，致使業界對相關判例的解讀出現分歧乃至誤解。但是，筆者認為法院的這些判斷標準之間并沒有涇渭分明的差異，我國審查指南中規定的“直接地、毫無疑義地確定”在本質上與“直接、明確地推導出”是一樣的，而“能夠確定”又包含了上面兩者的內涵，這幾種表達，僅僅只是形式上的差異，并無本質不同?！帮@而易見”以及“唯一”的不同大致就是司法機關以及行政機關的分歧。顯然，司法審判機關更加重視專利權的實質，不拘泥于形式上的文字，這與專利行政機關更加重視先申請原則，嚴格適用“唯一”標準的做法不同。從上可知，“修改超范圍”的判斷體現了司法與行政對專利“質”與“量”控制方面的顯著差異，這也是“修改超范圍”問題產生長久爭議的原因。

三、專利申請文件修改超范圍的判斷標準完善

筆者認為，為了保持法律法規的穩定性并結束修改超范圍評判標準混亂的局面，當務之急并不是提出新的審查標準以實現個案公平正義，而是在審查指南現有的標準之下歸納出更加合理的判斷方法以實現個案正義。首先，審查指南規定的“直接地、毫無疑義地確定”標準在專利審批中得到遵守，同時在大量的專利行政案件中得到適用，達到了行政和司法的統一認識。其次，該標準在代理實務界具有相當的認可度，已經形成了比較完整的行業共識。再次，法院在不同案件所提出的不同判斷標準，缺乏統一的認識，主觀性過強，無法形成統一的審判共識。

我國應該確立“直接地、毫無疑義地確定”標準的重要地位，明確其適用要點。從字面上理解，“直接”是指“不經過中間事物的”，“毫無疑義”是指可以明確確定，該標準的適用并不需要借助其他證據或工具，而僅僅通過本領域普通技術人員的專業知識即可。只有同時滿足“直接地”和“毫無疑義地”兩個條件，才能使修改后所呈現的技術方案的內容在原說明書（及其附圖）和權利要求書記中進行了實質性的記載?！爸苯拥?、毫無疑義地確定”標準的適用，以下幾點是重點需要關注的問題：

首先，前提是本領域普通技術人員必須具備相應的邏輯和技術水平。如果認定主體的水平過低，則會與“技術人員”的規定相沖突，使該標準的適用范圍變窄，如果認定主體的水平過高，甚至達到專家級別的水平，那么一定程度的修改很容易符合審查標準，無法達到“普通”的要求。其次，公知常識先行。專利審查機關對修改是否超范圍的判斷，必須結合公知常識才能正確劃定邊界。再次，具體個案具體分析。必須結合案件具體所屬的技術領域去判斷修改后的內容是否加入了新的技術特征，不能脫離現實盲目認為所改變的技術特征必然符合原申請文件的要求。最后，關鍵在于能夠排除行政審查機關的合理懷疑。實踐中，審查員的“合理懷疑”才是否定一項修改的根據，不能機械地以修改方式不屬于法律法規明文規定的方式而否定相應的修改。

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