企業在涉外定牌加工中的商標侵權風險和應對

姜 程

浙江人民聯合律師事務所，浙江 溫州 325000

出口企業接受境外企業的定做委托，在出口的商品貼上境外企業指定或者授權使用的商標，即為涉外定牌加工，也稱涉外貼牌加工。涉外定牌加工的貿易方式，主要由中小型企業依靠勞動密集優勢，與國外品牌企業開展合作，根據國外企業的定做要求進行產品生產和商標貼附。作為“世界制造工廠”，定牌加工是我國勞動密集型企業參與國際市場、發揮競爭優勢的主要貿易方式，也是目前以及將來很長一段時間我國商品出口的重要貿易方式。但同時，定牌加工企業對貼附的商標往往不具備審查能力或審查不嚴格，無法知曉貼附的商標是否構成對已注冊商標的侵權；另存在部分企業明知貼附商標行為可能侵權的情況下，依然為了微薄的加工利潤而抱有僥幸心理。所以，在涉外定牌加工中容易引發商標侵權糾紛，致使加工企業承擔相應的法律風險。

一、企業在涉外定牌加工中的商標侵權法律風險分析

企業在涉外定牌加工中發生商標侵權糾紛時，主要存在以下三道風險，并產生相應的后果：

(一)海關查扣風險

根據海關總署2018年7月通報，2018年上半年全國海關扣留進出境侵權嫌疑貨物3.2萬余批，涉及侵權嫌疑貨物710萬件。其中侵犯商標權貨物為690萬余件，約占侵權嫌疑貨物總量的97.2%，共保護國內外企業2200余項商標權，受保護的商品中服裝鞋帽、輕工類產品占比較高?？梢?，海關對知識產權尤其是商標權的保護力度在不斷增大。2018年全國海關組織開展的、面對出口自主知識產權優勢企業進行的知識產權保護專項行動——“龍騰”專項行動，重拳打擊進出口中侵犯自有品牌知識產權的違法行為。其中，杭州海關隸屬義烏海關于10月正式對一批涉嫌侵犯“YAMAMOTO”商標權的自動電壓穩壓器實施扣留，是杭州海關在“龍騰”行動中查獲的首起侵犯重點企業知識產權的侵權案件。該查扣結果可謂牽動著省內眾多定牌加工企業的心。

所以，涉外定牌加工企業，在商品出口時就面臨海關查扣貨物的第一道風險。海關對涉嫌侵犯商標權貨物的查扣，可依職權自主開展，也可依商標所有人申請開展。以溫州海關為例，商標所有權人在海關進行商標備案后，一旦發現某企業的出口商品侵犯其商標權的，即向海關提供出口商品的集裝箱號等信息，海關將對出口商品進行布控。對于商標侵權尚存在爭議的商品，出口企業需按照貨物價值繳納一定比例的保證金后予以放行貨物，糾紛由商標權利人通過法院訴訟程序解決；對于商標侵權明顯的商品，直接予以查扣貨物。

由于不少定牌加工企業在國際貿易中采用信用證結算方式，或僅收到貨物定金需待貨物出口后收取余款，因此在海關查扣時，加工企業在未收到貨款情況下仍不得不支付保證金以換取貨物先行出口，企業資金壓力較大。

(二)訴訟風險

1.民事風險

考慮到取證的困難性，商標權利人一般會先通過申請海關查扣、取得相關證據后，再向法院起訴要求定牌加工企業立即停止侵權、賠償損失。訴訟風險是涉外定牌加工企業的第二道風險。雖然最高人民法院在“PRETUL”商標侵權糾紛案中已經認定涉外定牌加工中的商標貼附行為不構成商標侵權，但是加工企業依然要舉證證明“所使用的商標有境外企業的合法授權”、“加工產品全部銷往境外”、“已履行了審查注意義務”等事項。然而實踐中，定牌加工企業往往未對貼附商標進行合法性審查或缺乏能力審查，許多重要證據為電子證據、域外證據不能被法院采納，導致定牌加工企業面臨敗訴風險。

2.刑事風險

定牌加工企業在獲得境外企業的商標使用授權、生產的產品全部銷往境外的情況下，即使侵害國內商標權利人的相關權益不宜以犯罪論處。但在某些情況下，定牌加工企業違規生產、銷售仍可能構成刑事犯罪。如浙江省高院、省檢察院、省公安廳聯合發布的《關于辦理涉外定牌加工等侵犯知識產權刑事案件有關法律適用問題的會議紀要》，認為定牌加工企業將超出涉外訂單范圍生產的產品在境內銷售的，如符合入罪標準則可以假冒注冊商標罪定罪處罰。

(三)客戶違約風險

出口商品因商標涉嫌侵權被查扣或涉訴后，極易引發加工企業與境外客戶之間出現交易摩擦，嚴重地將造成交易失敗。首先，海關查扣商品后，加工企業為避免錯過航運班次，不得不支付一筆不菲的保證金。在此過程中，加工企業與客戶就保證金的責任承擔問題勢必會發生摩擦，而實踐中幾乎沒有客戶愿意承擔該筆保證金，保證金以及保證金損失風險最終仍由加工企業承擔；其次，查扣或涉訴容易造成延期交付，此時客戶往往以該理由要求加工企業承擔違約金或減少貨物價款，而加工企業為了收回貨款、減少損失只能忍氣吞聲；再次，加工企業在涉外市場中往往處于弱勢地位，支付上一般都采用信用證或先收取定金再憑單收余款的方式，在支付方式上對客戶的制約較少，即客戶取消交易的成本不大，客戶一旦取消交易，該批貨物既無法出口又無法內銷，加工企業損失極大。

誠然，按照法理，涉外定牌加工的商標侵權責任(包括保證金)應當全部由境外客戶承擔，客戶拒絕承擔責任即構成違約；加工企業作為受托方在向國內商標權利人承擔責任后亦有權向境外客戶追償。但鑒于境內企業起訴境外企業的涉外訴訟程序仍存在種種困難和障礙，所以最后加工企業的損失一般自己承擔。

二、涉外定牌加工企業在商標侵權糾紛中的抗辯思路

通過對涉外定牌加工中的商標侵權糾紛案例查詢，包括“PRETUL”商標侵權案、“東風”商標侵權案等，筆者認為定牌加工企業主張不侵權的抗辯思路、亦與其他商標侵權糾紛抗辯不同之處，主要為下列三點：

(一)不屬于商標使用行為

在“PRETUL”商標侵權案、“東風”商標侵權案中，最高人民法院即支持該觀點。該觀點的理由為，定牌加工中使用爭議商標，僅屬物理貼附行為，不具有區分加工商品來源的意義，在中國境內不具有識別商品來源的功能，所以在商標不能發揮識別作用情況下，定牌加工中使用商標的行為(即物理貼附)不屬于《商標法》中的商標使用行為，因此不構成侵權。

“PRETUL”商標侵權案系最高院2015年發布的知識產權典型案例，該案例發布后其觀點已成為定牌加工企業的主流抗辯觀點。該觀點下無需考慮出口商品是否與注冊商標的類別是否相同或類似，也無需考慮貼附商標與注冊商標是否相同或近似，較傳統抗辯方式更簡便。定牌加工企業引用該抗辯觀點時應當注意提供生效的定牌加工合同、境外企業的合法商標權證明，否則加工企業無法證明系定牌加工合同的情況下，極有可能被法院認定為貨物買賣合同，從而導致該抗辯觀點的基礎法律關系喪失。

(二)未造成國內消費者混淆

山東省高院審理的“CROCODILE”商標侵權案即支持該觀點。該觀點的理由為，定牌加工的商品全部銷往國外，并未在中國境內銷售，故中國境內的消費者并不會對該商品的來源發生混淆和誤認。同時，定牌加工行為并不影響國內商標權利人在國內市場的份額，不會對國內商標權利人帶來任何實質性損害，因此不構成侵權。

該觀點從商標侵權的構成要件出發，以貼牌加工行為未減少國內商標權利人的市場份額、未侵害商標識別這核心功能為由，認為缺乏損害結果發生這一構成要件而不構成侵權。在定牌加工糾紛中，即使商標權利人認為定牌加工行為侵害了商標權利人的出口利益、減少了在出口國的市場份額，但根據商標地域性原則，商標權利人的該主張需舉證證明在出口國已經注冊了合法商標，且出口國法律已認定貼附的商標侵害了注冊商標。顯然，商標權利人的舉證難度非常大，往往要承擔舉證不利的后果(馳名商標除外)。定牌加工企業引用該抗辯觀點時應當注意提供產品全部銷往境外的證據，注意定牌加工合同、發票、裝箱單、提單、報關單等各項證據之間的內容一致。若生產的產品超出合同約定數量的，加工企業應當作出合理解釋，并對超出部分予以銷毀商標處理，或與國內商標權利人協商變價。

(三)已履行審查注意義務

“東風”商標侵權案于2015年一審起至2017年底再審判決，案件三次審理作出三次不同的判決，可謂一波三折。江蘇省高院審理認為，定牌加工企業知曉“東風”商標為馳名商標、知曉商標權利人上柴公司與國外企業長期存在商標糾紛，故未盡到合理注意與避讓義務，構成侵權。最高院再審“東風”商標案時改判不構成侵權，除了引用第(一)條不屬于商標使用行為理由外，另認為加工企業已經審查了國外企業的商標權利證書資料，充分關注了國外企業的商標權利狀態，并在國外法律判決“東風”商標歸屬上柴公司期間就定牌加工行為與上柴公司溝通簽訂協議和支付補償，故加工企業已經適當履行了審慎適當的注意義務。值得關注的是，二審與再審雖然判決結果不同，但對定牌加工企業是否履行了商標審查義務、是否進行了合理注意均作了充分分析，商標的審查注意義務是判決侵權與否的重要依據。

我們注意到，“東風”案的判決，將企業是否履行審查注意義務已實質上作為涉外定牌加工中商標侵權的構成要件之一，這與傳統的定牌加工中的商標糾紛以及整個知識產權案件糾紛的理解是不同的。一般認為，企業的商標使用行為在客觀上侵犯了商標權利人的商標專用權，即構成侵權；主觀是否履行審查注意義務，即主觀是否“善意”不影響侵權成立，僅影響企業的賠償責任。簡單的講，主觀善意，侵權成立不賠償；主觀惡意，侵權成立要賠償。如《商標法》第六十四條第二款規定的合法來源抗辯，以及《著作權法》、《專利權法》都有類似的規定；又如《信息網絡傳播權保護條例》第二十三條規定的避風港原則；再如最高院2009年發布的《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》第18條，明確提出“貼牌加工”中的商標侵權糾紛，應當結合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權責任的承擔。

將加工企業的審查注意義務在實質尚作為涉外定牌加工商標侵權的構成要件，是一把“雙刃劍”：一方面多了一項侵權不成立的抗辯理由，提高了加工企業的“防御能力”，在加工企業證明已履行審查注意義務的情況下能加快化解糾紛；另一方面，對加工企業審查注意義務的舉證提出了更高的要求，加工企業在合同磋商、簽訂時即應當審查貼附商標有無侵權可能，并在糾紛發生后提供書面的、客觀的審查注意義務履行的證據。

三、定牌加工企業應對商標侵權糾紛的措施

(一)規范合同文本，保留貼附商標來源合法性文件

在實踐中，很多定牌加工企業往往根據境外客戶的一張簡單訂單或一張形式發票就開始生產產品，并不重視合同文本的規范。在定牌加工合同中，有必要加入知識產權擔保條款，如要求境外客戶“承諾合法擁有貼附的商標或已得到商標權利人的合法授權”、“第三方對貼附的商標主張任何權利引起的責任均由定做方承擔”等。

除在合同條款中明確商標來源和侵權責任承擔外，加工企業還應當要求國外客戶提供貼附商標來源合法性文件，如商標權利證明、商標授權使用證明；若境外客戶在我國申請了該貼附商標的注冊，可以登入國家知識產權局查詢商標狀態；若加工企業與境外客戶形成了較為穩定的合作，加工企業還可以自主在我國申請注冊貼附的商標。

加工企業應當保留與國外境外磋商、簽訂、履行合同中的郵件、聊天記錄，從而與商標來源合法性文件能夠互相印證。

(二)追加境外企業作為共同被告

定牌加工企業在合同中應當記載境外客戶的準確名稱、地址、聯系方式、法定代表人等信息，以便發生訴訟時追加該境外客戶作為共同被告或第三人。尤其在國內商標權利人與境外客戶除本合同項下外還存在其他商標糾紛時，商標權利人的目標在于境外客戶而非加工企業。所以，追加被告將使加工企業在談判、訴訟中處于有利地位，比如以同意作證的方式來換取商標權利人撤訴。

(三)委托第三方機構進行商標審核

發生定牌加工中的商標侵權糾紛時，加工企業應當證明已履行審核注意義務。加工企業沒有法務部門的，可以委托律師事務所、商標代理所等第三方專業機構代為商標審核。如委托律師事務所后，律師可以向海關查詢貼附商標的查扣情況，或向法院查詢貼附商標的訴訟情況，或向知識產權部門查詢相同、相似商標的注冊和爭議情況。該些部門所出具的審核結果回函(包括官方網站上的查詢結果)，將作為今后發生商標糾紛時加工企業免責的重要證據；若該些部門不能出具書面回函的，律師也可以就整個審核過程出具書面審核記錄。

筆者認為，鑒于我國地區和地區之間的數據、信息尚未完全共享，若加工企業或受托人已經在加工企業所在地的部門進行了必要調查，應當認定加工企業已合理履行了審核注意義務，而不得要求加工企業的調查范圍擴大到全國或全省。若查詢結果未發現貼附商標存在爭議情況，或雖發生爭議但爭議尚未裁決、不能確定侵權與否的，應當認定企業有權進行定牌加工；在將來發生商標侵權糾紛時，憑借第三方機構出具的商標審核文件，直接認定加工企業不構成侵權。這樣通過第三方機構的商標審核，將大大降低加工企業化解商標糾紛的時間和成本，例如發生海關查扣貨物時，憑借第三方機構出具的商標審核文件，海關可以直接放行貨物、無需向加工企業收取保證金。

考慮到定牌加工企業個體往往實力較弱，委托第三方機構審核商標的意愿不強，筆者建議由行業協會組織牽頭，以協會委托第三方機構審核的方式來降低審核成本，如此加工企業個體只需繳納少量的會費即可享受商標審核的服務。協會還可以對審核結果進行數據統計，定期發布統計結果，這將有利于提升整個行業的商標侵權風險意識和應對能力。

四、結語

最高院發布“PRETUL”商標侵權典型案例后，對涉外定牌加工中的商標侵權糾紛處理起到了很好的指導作用，提高了定牌加工企業對商標侵權糾紛的預防和應對能力。但案例的發布并沒有減少該糾紛領域的爭議聲音，不少法律人士提出了對該案例的反對觀點，地方法院在個案中出于保護地方知名企業、保護地方知名商標的價值取向，亦作出不同于“PRETUL”商標案的裁決。

當下以及未來一段時間內涉外定牌加工依然是我國企業的主要出口方式，定牌加工企業的整體生存環境、市場競爭能力尚待加強，加工企業微薄的加工利潤與其承擔的商標侵權風險完全不匹配。因此，“PRETUL”商標案反映的是最高院在平衡定牌加工企業和商標權利人兩者利益時的價值取向。在筆者看來，“PRETUL”商標案中對商標貼附行為不屬于《商標法》上商標使用的認定，突破了傳統商標侵權認定方式，該突破與其說是執法者的執法創新，更像是執法者對定牌加工整體行業保護的結果導向；其更深層次的原因在于，從社會整體角度看涉外定牌加工糾紛，保護定牌加工行業所帶來的利益大于商標權利人犧牲的利益，尤其是當下商標權利人中不少是境外企業。但隨著市場發展、“中國制造”向“中國創造”升級，將有越來越多的中國自主品牌走向世界，需要我國法律對品牌商標的出口保護；以及境外企業擴大在中國境內投資后(如中外合資、中外合作等)，更多商標權利人從境外企業轉變為境內企業，他們的利益將與我們息息相關。到那時，最高院在平衡定牌加工企業和商標權利人兩者利益時，可能作出與“PRETUL”商標案不同的價值取向。所以，涉外定牌加工企業不能看到“PRETUL”商標案就從此高枕無憂；相反，除了提升糾紛抗辯能力和應對措施外，更要提高風險意識，了解不斷變化的市場環境和法律環境。