專利臨時保護制度“后續實施行為”的定性分析

李彥林

摘 要：我國發明專利實行“早期公開，延遲審查”制度，發明專利的申請的程序，首先，發明專利人向國家知識產權局提出申請，其次，國家知識產權局初步審查，再次，發明專利自申請日或者優先權日滿18個月公布，然后，進入實質審查程序，最后，進行授權，由國家知識產權局發出授予通知書。專利臨時保護制度就是基于公布至授權的這個階段而產生，這個階段內，申請人可以要求實施該項發明專利內容的實施人支付合理費用，專利臨時保護制度的目的在于，在于調整申請人與第三人的利益平衡，一方面，該制度保護了申請人的利益，申請人可以要求實施者支付適當費用。另一方面，該制度規制了實施者的行為，自已可以明確知道自己實施行為是否會侵犯申請者的利益。本文中，針對最高院20號指導案例進行研究，后續實施行為（專利授權后的繼續使用行為）是否構成侵權，是否為專利制度所保護，專利授權后，我認為，是否侵權，取決于發明專利臨時保護期的實施行為和后續售后行為的性質。

關鍵詞：發明專利;臨時保護;權利用盡

1引言

在我國，發明專利申請公布后到授予前，申請人并不享有專利權，僅僅享有臨時保護期內向實施人支付適當費用的權力，我國現行的專利制度，法律條文表述過于寬泛，立法條文也不夠細致，我國專利臨時保護制度過于抽象。[1]2016年4月1日生效《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律問題若干問題的解釋（二）》第18條第三款的規定：“利用已經公布的申請專利的發明，在臨時保護期完成制造的產品，專利授權后對該產品進行使用、銷售、轉銷售的，不構成侵權?！睂Υ?，學者們對于該問題的解釋，存有較大爭議，反對的聲音也此起彼伏。[2]同時，也沒有專門的對于后續實施行為性質認定的其他問題的解釋。

2、最人民法院20號指導案例簡介

深圳市斯瑞曼精細化工有限公司（此處簡稱“A”）起訴深圳市坑梓自來水有限公司（此處簡稱“B”）、深圳市康泰藍水處理設備有限公司（此處簡稱“C”）Q侵犯發明專利糾紛案。A公司與2006年1月19日向國家知識產權局申請發明專利，此專利2006年7月19日公開，2009年1月2日年授權，該發明名稱“制備高純度二氧化氯的方法和設備”。2008年10月20日，“B”與“C”簽訂了《購銷合同》關于“B”向“C”購買康泰藍二氧化氯發生器一套，同時，“C”為“B”提供安裝、調試、維修、等技術支持和售后服務?！癆”向廣東省深圳市中級人民法院起訴稱：自己擁有的其發明名稱“制備高純度二氧化氯的設備”的涉案發明專利，“C”生產、銷售和“B”使用的二氧化氯生產設備落入其發明專利保護范圍。請求判令二被告停止侵權，并且賠償經濟損失30萬元、承擔訴訟費等費用。

深圳中院認為，認為“A”發明專利申請被授予專利權后，“B”和“C”未經“A”的許可，以生產經營為目的使用侵犯涉案發明專利權的產品“二氧化氯生產設備”行為侵犯了“A”的上述發明專利權。因此，深圳中院于2010年1月6日判決兩被告“B”和“C”侵犯了原告“A”的專利權。兩被告上訴，廣東省高院于2010年11月15作出民事判決：駁回上訴維持原判。

“B”不服二審判決，向最高人民法院申請再審，最高人民法院提審了此案，最高人民法院認為“A”在本案件中沒有提出要求支付發明專利臨時保護期使用費的訴訟請求，所以本案的爭議焦點“C”在涉案發明專利授權后，自己使用其在涉案發明專利臨時保護期內向“B”購買的被訴專利侵權產品是否侵犯涉案發明專利權，“C”在涉案發明專利授權后，為“B”使用被訴專利侵權產品提供售后服務的行為，是否侵犯了涉案發明專利權。最高法院所持有的觀點認為：專利制度的設計目的是“以公開換保護”，并且是在授權之后才能請求予以保護。在公開到授權之間，該制度為發明專利申請提供的是臨時保護，在此期間實施相關發明，并不為專利法所禁止的行為，同樣也應當允許實施發明得到的產品在此期間之后的后續實施行為，但申請人在獲得專利權后，有權利要求在臨時保護期內實施其發明者支付合理費用。因為專利法沒有禁止發明專利授權前的實施行為，則專利授權前制造的產品，產品的后續實施也不構成侵權。否則就為尚未公開或者授權的技術方案提供了保護，違背了專利制度的立法初衷。本案中“C”在涉案發明專利臨時保護期內銷售被訴侵權產品，不為專利法所禁止，后續“B”使用所購買的被訴專利侵權產品，應當得到允許。因此，“B”的后續使用行為不構成侵權。

3.后續實施行為的定性

在臨時保護期內，未經許可制造專利產品，在專利獲得授權后，使用，銷售，許諾銷售在臨時保護期內未經許可制造的專利產品的行為，前述行為受專利法13條的規制。[3]而在上述案件中，被告“C”在臨時保護期內購買了涉案專利產品，該使用行為持續到了授權之后，這就是本文所要研究的后續實施行為。

3.1后續實施行為的法律性質

后續實施行為法律性質的確定，首先，我們要對行為對象的性質加以明確，行為對象是否專利法所允許的產品。由于知識產權并不會伴隨著知識產權產品的所有權發生轉移，為平衡兩者的利益沖突，出現了權利用盡理論，知識產權所保護的產品，通過合法渠道流通市場，專利權人喪失了該產品賦予的權利用盡。[4]

專利法69條規定了第一款規定了專利產品經專利權人許可，使用，銷售，許諾銷售，進口該產品的，這些行為不視為侵權。這里，我們可以這樣理解，如果后續實施行為的產品被認為是經過專利權人許可從而售出的產品，我們就可以認定后續實施行為不構成侵權，而客體的性質決定著臨時保護期內制造、銷售、使用產品的行為性質，按照前述理解，我們可以先假定臨時保護期內的實施行為是效力待定的行為，當專利被授權后，該實施行為即被否定，所以，這也是專利權人要求實施者支付適當費用的法理基礎所在，所以該實施行為所產生的專利產品是被專利法所視為侵權的產品，不屬于被專利權人許可所生產或者許可出售的產品。專利權人依據《專利法》13條之規定，向實施者收取合理費用后，該實施者生產的產品變為經過專利權人所許可的產品，該產品的后續實施行為適用權利用盡理論，專利權人也無權禁止該行為。[5]

所以，我們可以這樣認為，專利被授權后，后續實施行為必須要經過專利權人同意，否則，構成侵權。但是，如果專利權人向實施者要求支付適當的合理費用后，該產品被視為經過專利權人許可，該產品的后續使用、銷售行為適用于權利用盡理論。

3.2斯瑞曼案中跨臨時保護期的售后服務的定性

上述案件中，被告“C”向“B”出售專利產品，而且還為“B”提供維修、維護的售后服務，該服務一直持續到專利授權之后，最高人民法院認為，因為專利法沒有禁止發明專利授權前的實施行為，則專利授權前制造的產品，產品的后續實施行為也不構成侵權。

[6]我認為這存在兩個問題，第一，專利臨時保護期內產品的法律性質，它真的不為專利法所禁止嗎？如果不為專利法所禁止，專利權的保護期限的規定應該從申請日改變為授權日。對于此問題，我在上述的分析中已經給出答案。第二，產品不為專利法所禁止一定就可以推出售后服務行為不構成侵權嗎？這里我們著重討論第二個問題，售后服務行為的邊界在哪？專利產品合法的投入市場，使用人可以依據權利用盡原則對其產品進行使用和修理，但不可對該專利產品進行再造行為。我們可以得出，合法的產品都有可能因為維修造成對專利權人的侵權，更何況，上述案件的專利產品并非合法專利產品，根據專利法的規定，在專利授權后，任何人不得未經專利權人許可，不得以生產經營為目的，制造專利產品或使用專利方法。本案中，該發明名稱“制備高純度二氧化氯的方法和設備”是一種方法發明，該方法與設備受專利法所保護，“B”使用該設備，一段時間后，必然設備會出現老化，產品本身的水處理效果會出現減損，因此，“C”為“B”提供的售后的服務行為，不能一概認定不構成侵權，要根據具體情況分析處理。售后服務構成再造侵權，否則，售后服務行為符合權利用盡理論。[7]

4.專利產品合法修理、非法再造問題的思考

什么樣的售后行為屬于合法的修理行為？什么樣的是售后行為屬于非法的再造行為，對于二者的區分，我們應該考慮哪些因素？

首先，我們區分的首要標準要權利用盡理論為前提，權利用盡理論為了促進專利產品在市場上的流通，也保障產品所有權人的利益為目的。我認為，修理的目的在于延長產品的壽命，保證產品的統一和完整，不應該將這種修理的行為認定再造行為。而再造行為的產品已經不是原有意義上的產品，依據專利產品報廢后進行加工的，這種行為屬于制造另一個專利產品的行為，屬于專利產品的再造行為。

其次，平衡專利權人與所有人之間的利益，專利權人通過出售專利產品，從而獲得對價利益的權能。專利產品出現故障或者部分消耗時，所有人對專利產品進行加工、更換屬于修理的范圍。如果僅僅因為消耗部分導致產品無法使用，顯然有失公平。如果在產品使用壽命終結后，又以使用的目的對產品進行加工，當然就屬于專利產品的再造行為。

最后，專利制度賦予專利權人壟斷權，也是為了鼓勵發明創造，還有就是促進產品競爭以及科學技術進步。所以，在進行修理、再造行為的認定的行為的同時，考慮到也要保證市場的良性競爭。如果單純從保護專利權人的利益出發，就很容易從客觀上將修理行為定性為再造行為，雖然鼓勵了發明創造，但卻極容易帶來商品的壟斷行為。對于規模龐大的企業，占據了絕大多數的知識產品，成為其保持自身優勢的工具。對于中小型企業而言，由于無法與大型企業競爭，導致只能中小企業生存空間過度壓縮，只能為大型企業提供相關的配套服務。大型企業憑借專利權壟斷市場，市場將會失去應有的良性競爭，商品經濟的基石也會出現動搖。

上述斯瑞曼公司發明專利糾紛案中，對于專利產品售后服務的性質認定也要考慮以上相關因素來進行界定。

[參考文獻]

[1]趙瑜.發明專利臨時保護制度適用研究[D].西南政法大學，2019.

[2]余佳珈.專利法上的臨時保護期制度[D].西南政法大學，2019.

[3]李旭亮.論我國專利臨時保護制度的完善[D].貴州大學，2017.

[4]李兆嶺.淺析專利技術獲得臨時保護的形式條件和實體條件[J].中國發明與專利，2015（12）：74-76.

[5]梁棟國，瞿靜.專利臨時保護司法現狀以及臨時保護范圍和適當費用的確定[C].中華全國專利代理人協會.2015年中華全國專利代理人協會年會第六屆知識產權論壇論文集.中華全國專利代理人協會：中華全國專利代理人協會，2015：409-418.

[6]章衛明.發明專利臨時保護的時效性與最高法院指導案例第20號裁判商榷[J].中國律師，2015（04）：72-73.

[7]楊明.從最高人民法院第20號指導案例看發明專利的臨時保護制度[J].北京仲裁，2013（04）：41-56.

本文系：青海民族大學創新項目，項目名稱：專利臨時保護制度“后續實施行為”的定性分析，項目編號：JM2018360131

（作者單位：青海民族大學法學院，青海 西寧 810007）