“主要利用本單位物質技術條件完成的發明創造”之權利歸屬判定研究

蘇林 寧艷玲 楊利劍 肖霽軒

摘？要：創新是科技可持續發展的動力，隨著科技創新的不斷深入、創新復雜程度不斷提高、人財物的投入不斷加大，職務發明創造在所有發明創造中的比重日益升高，相應的，職務發明創造引起的專利權屬糾紛也越來越多，本文剖析了“主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”的構成要件、各構成要件的解釋以及司法裁判思路，并基于此，確定出了裁判者、單位、發明人或設計人三方的應對措施，以更好地激發創新活力，促進經濟發展。

關鍵詞：發明創造；權利歸屬；職務發明創造

科學技術是第一生產力，創新驅動發展戰略是我國最重要的戰略，創新驅動發展的重中之重，又在于實現高水平科技自立自強；科技創新已走進我國經濟社會發展核心圈；現代發明中絕大多數屬于職務發明，發達國家職務發明占比在90%以上[1]。相應地，職務發明創造引起的專利權屬糾紛也越來越常見。

一、職務發明權屬制度的相關法律規定

關于職務發明創造的權利歸屬，我國多部法律文件中均有記載，包括《專利法》《專利法實施細則》《民法典》及《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》。

2020年10月17日第四次修正的《專利法》，第六條第一款規定“執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬于該單位，申請被批準后，該單位為專利權人。該單位可以依法處置其職務發明創造申請專利的權利和專利權，促進相關發明創造的實施和運用”；在本次修改中新增“該單位可以依法處置其職務發明創造申請專利的權利和專利權，促進相關發明創造的實施和運用”，該新增內容確保了單位可以享有處置職務發明的權利，體現了國家鼓勵單位進行職務發明的轉化運用的導向。

第四次修正的《專利法》，第六條第三款規定“利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造，單位與發明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定”，由此，對于“利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”，單位與發明人或設計人可以通過合同形式對申請專利的權利及專利權的歸屬作出約定。

2010年1月9日第二次修訂的《專利法實施細則》，第十二條第一款規定了“執行本單位的任務所完成的職務發明創造”細分類；第十二條第二款規定“專利法第六條所稱本單位，包括臨時工作單位；專利法第六條所稱本單位的物質技術條件，是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等”。

此外，2021年1月1日起施行的《民法典》，第八百四十七條第一款對職務技術成果的使用權、轉讓權作出了規定；第八百四十七條第二款規定“職務技術成果是執行法人或者非法人組織的工作任務，或者主要是利用法人或者非法人組織的物質技術條件所完成的技術成果”。

2020年12月23日修正的《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》，第二條至第四條均是對民法典第八百四十七條第二款的細劃解釋。

雖然職務發明制度規定在了多個法律文件中，但這些法律文件的規定大同小異，相關部門在處理職務發明創造引起的專利權屬糾紛時，可相互借鑒。

“主要利用單位物質技術條件”這一職務發明的判定標準，用于規避發明人無節制使用單位資源來完成與工作無關的發明，從而在不用付出多少成本的情況下獲取額外收益，實際上是為防范發明人侵犯單位合法財產權與不當得利，以及防范企業財產損失、引發國有資產流失等風險[2]。

二、“主要是利用本單位的物質技術條件”的認定規則

根據專利法第六條的規定，職務發明主要分成兩類：一類是執行本單位的任務所完成的發明創造；另一類是主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造；由此，判定發明是否為職務發明時，有兩個標準，一是任務標準，二是物質技術條件標準。從兩項判定標準的內容來看，“任務標準”相對比較明確，而“物質技術條件標準則需要區分“主要”與“非主要”利用兩種情形，相對模糊，不易作出判斷[3]。由于“任務標準”相對明確，則在司法實踐中，通常先基于“任務標準”進行判定，當采用“任務標準”不能確定涉案發明為職務發明時，再基于“物質技術條件標準”加以判定；另外，當采用“任務標準”能夠確定涉案發明創造為職務發明時，也會基于“物質技術條件標準”進一步加強說理，即假使當事人對利用“任務”標準做出的判定不服，從“物質技術條件標準”的角度，也應當認為涉案發明創造為職務發明；具體可參照（2021）最高法知民終403號上訴人楚雄彝族自治州彝族醫藥研究所與被上訴人楊某雷專利權權屬糾紛案，在該案中，二審法院認為“即使不考慮楊某雷的本職工作與發明創造的關聯性，也可因“主要是利用本單位的物質技術條件”而認定涉案專利是職務發明創造”。

從司法實踐層面來說，法院對于“主要利用物質技術條件”的判定尚存實踐難題，主要有以下兩種情形：一種是法院將雇員在研發過程中利用所在單位的物質技術條件直接認定為“主要利用了本單位的物質技術條件”。另一種是認定“主要利用物質技術條件”，法院不僅需要判定雇員利用了雇主的物質技術條件，還需判定雇主提供的物質技術條件是否對發明的完成發揮了主要或實質性貢獻[4]。

根據《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條的規定可知，“主要是利用本單位的物質技術條件”的構成要件包括：①本單位的物質技術條件，②主要利用；對于構成要件①，“物質技術條件”包括了“物質條件”與“技術條件”兩種，其中，“物質條件”為資金、設備、器材或者原材料等；“技術條件”為該單位尚未公開的技術成果、階段性技術成果或者關鍵技術；對于構成要件②，“主要利用”則為“全部或大部分利用”或者“對發明創造作出實質性貢獻”；“全部或大部分利用”可理解為相對于發明人使用的其他來源的物質、技術條件而言，單位物質、技術條件在重要性上居于主要地位，足以勝過其他來源的物質、技術條件；而“對發明創造作出實質性貢獻” 司法實踐中缺乏可供操作的具體標準。有學者曾提到基于經濟利益確定貢獻度，如“因為雇主有對做出職務發明的雇員負有支付“合理的對價”的義務，而“合理的對價”的數額則是依據企業從專利中所獲得的利潤以及基于對雇員對該發明的貢獻度而決定的”[5]；然而，這種通過經濟利益確定貢獻度的方式信息成本高、審核難度大，其目前僅能做為貢獻度確定的一種參考思路；司法實踐中可操作的方式通常為：單位物質、技術條件的存在是該發明創造作出過程中的必要條件，在沒有該物質、技術條件參與的情況下，該發明創造的成就無法實現。需要注意的是在“對發明創造作出實質性貢獻”的情況下，則不再考慮是否是“全部或大部分利用”，換句話說，即使少量利用了單位的物質技術條件，但該物質技術條件對發明創造作出了實質性貢獻，則依然應當認定為“主要是利用本單位的物質技術條件”。

如果本單位的物質技術條件對于發明創造的作出是可有可無，其對發明創造未起到實質性的幫助，或者對利用本單位提供的物質技術條件，約定返還資金或交納使用費的，則不屬于“主要是利用本單位的物質技術條件”的情形；如果利用本單位已經公開的或者已為現有技術，或者，在技術成果完成后利用本單位的物質技術條件對技術方案進行驗證也不屬于“主要是利用本單位的物質技術條件”的情形。

三、“主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”的裁判思路

由專利法第6條第3款的規定可知，利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造，單位與發明人或設計可以通過訂立合同的方式，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定；由此，本著“有約從約，無約法定”的理念，裁判過程中，首先應當審查當事人之間是否存在約定，在無約定的情況下，再進一步審查是否利用了本單位的物質技術條件，當確定發明創造利用了本單位物質技術條件的情況，進一步判斷是否全部或大部分利用了本單位物質技術條件或者本單位技術手段對發明創造是否作出了實質性貢獻；最后審查是否屬于排除情形，即是否對利用本單位提供的物質技術條件約定了返還資金或交納使用費，以及是否在技術成果完成后利用本單位的物質技術條件對技術方案進行驗證。

（2020）最高法知民終1848號上訴人鄭州新材科技有限公司與被上訴人宋軍禮專利權權屬糾紛案中，二審法院認為：物質技術條件可以具體劃分為發明創造的物質條件、技術條件。物質條件一般包括資金、設備、零部件、原材料等，其用途為直接或間接用于開展研發活動并在分析、驗證、測試之后得到發明技術方案，包括在研發過程中對特定技術手段所產生的技術功能和效果或專利技術方案實用性等技術內容的分析、驗證、測試，對于形成發明具有實質性的影響；而技術條件則指未公開的技術信息和資料，包括尚未公開的技術成果、階段性技術成果等，對于形成發明的實質性特點具有技術啟示。同時，專利法第六條第一款對于“主要是利用本單位的物質技術條件”的條件規定，是對前述物質、技術條件在發明創造作出過程所起作用的限定，對此應理解為，其一，單位物質、技術條件的存在是該發明創造作出過程中不可缺少的必要條件，在沒有該物質、技術條件參與的情況下，該發明創造的成就無法實現；其二，相對于發明人使用的其他來源的物質、技術條件而言，單位物質、技術條件在重要性上居于主要地位，足以勝過其他來源的物質、技術條件，從而可以據此決定爭議專利的權屬。

四、為規避職務發明權屬糾紛各方應采取的措施

權利歸屬一直是社會經濟的核心爭議焦點，知識產權作為一種綜合性權利，既具有財產權的屬性，又具有人身權的屬性，這一綜合性權利的屬性特征決定著知識產權的權利歸屬更為復雜，相應的知識產權權利歸屬問題出現糾紛的概率更高。司法裁決者、單位、發明人或設計人，均應采取相應措施盡力避免或化解職務發明創造引起的專利權屬糾紛，以激發創新活力、促進成果轉化，進而促進社會經濟的發展。

科技成果權利分配中如何協調好雇主和雇員之間的利益矛盾，發揮雙方資源優勢和創新動能從而實現社會整體利益最大化，一直是科技社會政策和知識產權制度研究領域關注的焦點之一[6]。對于司法裁判者而言，利益平衡既是一項立法原則，也是一項司法原則，在知識產權法中也同樣適用[7]，因此，在含有單位與發明人雙方貢獻的情況下，司法裁判必須能夠平衡雙方權益，既使得單位能夠因其投入生產要素而獲得智力成果，又避免單位濫用職務發明權利使得本就處于弱勢地位的發明人或設計人的權利受到侵害；這就要求裁判者必須在符合公平原則的基礎上，嚴格依照法定程序，作出能夠合乎立法本意的判決。

對于單位而言，一項發明創造的作出往往需要投入巨大的財力成本、周期長、風險高，同時需要花費大量的精力進行研發團隊的組織管理、提供各種供應保障，因此，若發明人或設計人利用單位的物質技術手段完成與工作無關的發明，而不當得利，或者將研發成果以個人名義申請專利，將侵害單位的專利權；因此，單位應當建立健全職務發明制度，完善單位規章、人事合同、勞務合同、保密協議、競業協議等文件中有關員工職責、專利權屬等的規定；同時，單位應當加強各種手續、通知、回函等的管理，確保各項程序完備可查；最后，單位應當加強研發、項目、知識產權等部門的管理，提高員工忠誠意識、責任意識、知識產權保護意識。

對于發明人或設計人而言，由于職務發明創造往往很大程度上依賴單位的組織協調、培訓指導、物質技術條件等，在不平等的勞資關系中，發明人或設計人處于劣勢地位；為保證職務發明中發明人或設計人的權益，也為了使職務發明成果更順暢地轉化運用，專利法第六條第三款規定了“利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造，單位與發明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定”；由此，為了預防糾紛，首先，發明人或設計人可通過合同的形式與單位約定職務發明權利的歸屬，其次，在研發過程中發明人或設計人應當作好相關手續、文件的保存備案工作；最后，發明人或設計人應當不斷提高權益保護意識，自主維權的能力，以防專利糾紛中自身權益受到侵害。

參考文獻

[1]張妮.美國職務發明權屬規則之演變及其啟示[J].浙江工商大學學報，2022（4）：88-98.

[2]謝地.試析我國職務發明構成要件的再修改思路[J].電子知識產權，2018（2）：48-59.

[3]向波.職務發明的判定及其權利歸屬問題究——兼論《專利法修改草案》第 6 條的修改和完善[J]. 知識產權，2016（9）：12-20.

[4]曾莉等.國際視野下職務發明權屬制度的經驗與啟示[J].科技與法律，2021（1）：44-52.

[5]俞風雷.日本職務發明的貢獻度問題研究[J].知識產權，2015（6）：94-98.

[6]賀德方等.國際科技立法發展趨勢分析及若干思考[J].中國軟科學， 2020（12）： 1-10.

[7]馮曉青.知識產權法的利益平衡原則：法理學考察[J]. 南都學壇（人社版），2008（2）：88-96.

（作者單位：蘇林，國防知識產權局；寧艷玲，中國兵器裝備研究院；楊利劍，國防知識產權局；肖霽軒，國防知識產權局）