論并列獨立權利要求的司法保護

曹柯

(重慶市第五中級人民法院，重慶 400015)

論并列獨立權利要求的司法保護

曹柯

(重慶市第五中級人民法院，重慶 400015)

并列獨立權利要求是專利授權審查程序中適用單一性原則的產物，在內涵、作用和效果等方面與從屬權利要求有明顯的區別。人民法院對并列獨立權利要求進行司法保護時，應當考慮被引用的在先權利要求的技術特征，并根據不同技術特征對并列獨立權利要求的技術方案或保護主題是否有實質性影響來判斷其限定作用的有無。被引用權利要求中的特定技術特征體現了整個發明相對于現有技術具有新穎性和創造性，人民法院在對并列獨立權利要求進行司法保護時應當認定特定技術特征對并列獨立權利要求具有限定作用。

并列獨立權利要求;特定技術特征;專利權利范圍;司法保護

一、引言

并列獨立權利要求立足于“一個總的發明構思”，其主要表現形式在于權利要求書中所記載的內容包括不止一項獨立權利要求。并列獨立權利要求與從屬權利要求具有本質的區別，明確并列獨立權利要求的保護范圍對專利侵權訴訟具有重要意義。在司法實踐中判定并列獨立權利的保護范圍應當以單一性原則為基礎，明確特定技術特征，充分考慮被引用在先權利要求的技術特征，結合其他相關權利要求來界定并列獨立權利要求的保護范圍。

二、并列獨立權利要求的概念

并列獨立權利要求是專利授權審查程序中適用單一性原則的產物。當屬于一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型作為一件專利提出合案申請時，權利要求書中存在兩項或者兩項以上獨立權利要求，寫在最前面的權利要求被稱為第一獨立權利要求，其他獨立權利要求就被稱為并列獨立權利要求。

(一)單一性原則的意義

我國專利法第三十一條第一款①《專利法》第三十一條第一款規定:“一件發明或者實用新型專利申請應當限于一項發明或者實用新型，但屬于一個總的發明構思的兩項以上發明或者實用新型，可以作為一件申請提出?！币幎岁P于專利申請應當符合單一性原則的要求。其原因主要是防止將不同發明作為一件專利進行申請，造成國家收費上的嚴重損失，從而影響專利制度的維持和發展;另外從技術上便于對申請的專利進行分類、檢索和審查，避免申請的專利因涉及領域過廣而導致實質性審查無法進行的尷尬。

(二)并列獨立權利要求的撰寫與識別

按照技術主題內容的不同，可以將并列獨立權利要求分為產品類(含設備)權利要求和方法類(含用途)權利要求。產品權利要求一般采用結構、組成等方式撰寫，方法權利要求一般采用步驟、順序等方式撰寫。并列獨立權利要求之間是否按照引用關系撰寫并不影響對性質的判斷。如在產品與方法的合案申請中，既可以撰寫為“一種制造權利要求1所述產品A的方法”，也可以寫成“一種制造產品A的方法”。值得注意的是，并列獨立權利要求指的是合案申請中所包含的兩項或兩項以上的發明或者實用新型是兩項或兩項以上獨立的技術方案。雖然馬庫什權利要求也應當符合單一性原則，但其并非屬于并列獨立權利要求的研究范圍。②參見《專利審查指南》第二部分第十章第8．1．1條。

此外，在被引用的獨立權利要求因缺乏新穎性、創造性等原因被宣告無效的情況下，引用該獨立權利要求的從屬權利要求根據其記載的技術特征與所引用的權利要求記載的技術特征也可能組合成為一項單獨有效的發明，此時該從屬權利要求與其他獨立權利要求之間也可能構成并列獨立權利要求的關系。

(三)并列獨立權利要求與從屬權利要求的區別

如前所述，并列獨立權利要求經常會引用在前的獨立權利要求，如“一種制造權利要求1所述的產品A的方法”。這種引用其他獨立權利要求的撰寫形式，容易與從屬權利要求的撰寫形式混淆，因此應當從并列獨立權利要求的主題、作用、保護范圍等方面進行準確判斷與區分。

1．主題不同

從屬權利要求的主題應當依附于獨立權利要求，而并列獨立權利要求只是引用在先權利要求來進行表征，其要表達的主題與其所引用的權利要求并不相同，如并列獨立權利要求的主題是產品專利，而其引用的從屬權利要求則可能是方法專利。

2．作用不同

從屬權利要求的作用是對其所引用的技術方案作進一步的限定，而并列獨立權利要求雖與在先獨立權利要求共存于同一件專利中，但并非是對其所引用的技術方案進行進一步限定，其與在先獨立權利要求屬于并列地位關系，因而應當按照各自的內容確定專利權的保護范圍。

3．保護范圍不同

從屬權利要求不能單獨構成一項發明，在判斷其專利權保護范圍時，不能僅以該從屬權利要求本身記載的技術特征作為確定專利權保護范圍的依據，①即應當以其所選擇的從屬權利要求記載的技術特征與所引用的權利要求記載的技術特征共同限定該專利權的保護范圍。從屬權利要求的保護范圍小于獨立權利要求。而并列獨立權利要求是從整體上反映一項獨立的技術方案，在本質上仍屬于一項獨立的權利要求。

4．數量不同

一項發明或實用新型專利中的從屬權利要求數量沒有限制，既可以沒有，也可以有很多個;而專利法明確規定，雖然合案專利中一般有兩個或兩個以上獨立權利要求，但每一個獨立權利要求都必須屬于一個總的發明構思，因而其數量受到了實際限制。

(四)并列獨立權利要求的類型

《專利審查指南》第二部分第六章2．2．1(2)中規定了屬于一個總的發明構思的兩項以上發明的權利要求可以允許有6種撰寫方式，大體上可分為同類并列獨立權利要求與不同類并列獨立權利要求。

1．同類并列獨立權利要求

從概念上講，同類并列獨立權利要求是指不能包括在一項權利要求中的兩項以上產品或者方法的同類獨立權利要求。②“同類”是指獨立權利要求的類型相同，即一件專利申請中所要求保護的兩項以上的發明僅涉及產品發明，或者僅涉及方法發明。如“權利要求1:一種產品X，特征為A;權利要求2:一種產品Y，特征為B;權利要求3:一種產品Z，特征為A+B”。其中權利要求1和3符合單一性原則，即屬于在一件專利合案申請中包含的兩項同類并列獨立權利要求。

2．不同類并列獨立權利要求

不同類并列獨立權利要求是指兩項以上不同類獨立權利要求的組合，具體分為5種主要形式，③該5種形式分別為:1．產品和專用于制造該產品的方法的獨立權利要求;2．產品和該產品的用途獨立權利要求;3．產品、專門用于制造該產品的方法和該產品的用途的獨立權利要求;4．產品、專門用于制造該產品的方法和為實施該方法而專門設計的設備的獨立權利要求;5．方法和為實施該方法而專門設計的設備的獨立權利要求。在這些形式中所提到的產品、方法、用途和設備之間均要求具有技術上的關聯性，符合“一個總的發明構思”的單一性原則要求。該五種形式中提到的“專用”“專門設計”并非是指不能用其他方法制造、實施產品與設備，即“專用”或“專門設計”是指技術上的關聯性，而非唯一性。

在合案申請中，兩項或兩項以上的獨立權利要求的排列次序一般不影響對并列獨立權利要求的識別以及對類型的劃分。例如對于一件產品與方法的合案申請，無論是將產品寫為第一獨立權利要求，還是將方法寫為第一獨立權利要求，均不會實質地影響并列獨立權利要求的類型。不過，第一獨立權利要求往往決定整個合案申請的總的發明構思，而當第一獨立權利要求因為缺乏新穎性或創造性被宣告無效后，其他獨立權利要求能否進行合案，則應當重新確定。所以，并列獨立權利要求的排列次序可能會影響合案申請是否符合單一性原則。

三、并列獨立權利要求的保護范圍判定

單一性原則是專利授權審查中的一項重要原則，當合案申請中并列獨立權利要求不符合單一性原則時，必須進行修改或者提出分案申請。而在專利侵權訴訟中，也需要以單一性原則為基礎，結合其他相關權利要求來界定并列獨立權利要求的保護范圍。

(一)特定技術特征的定義

特定技術特征是使發明相對于現有技術具有新穎性和創造性的技術特征?！秾＠▽嵤┘殑t》第三十四條④《專利法實施細則》第三十四條規定:可以作為一件專利申請提出的屬于一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型，應當在技術上相互關聯，包含一個或者多個相同或者相應的特定技術特征。明確提出了對于一件合案申請是否具有單一性的判斷標準，即是否具有相同或者相應的特定技術特征。⑤屬于一個總的發明構思的兩項以上的發明在技術上必須相互關聯，這種相互關聯是以相同或者相應的特定技術特征來表示在它們的權利要求中的。從該規定可以看出，特定技術特征是評價專利申請是否符合單一性原則的重要標準。

(二)特定技術特征的判斷方法

特定技術特征的判定應當從要求保護的發明的整體進行考慮。有學者提出，可以從兩個特定技術特征限定的技術方案所屬的技術領域、要解決的技術問題、所采用的技術手段以及達到的技術效果整體考慮。技術特征性質相似、解決技術問題相同、對現有技術作出相同貢獻的技術特征，應當認定為“相應的特定技術特征”［1］。筆者贊同此觀點。只有具備這種相互關聯才使得合案申請區別于普通的兩個獨立的專利申請，才能既在經濟上節省專利權人的費用又在技術上使審查員避免一個申請包含多個不相關的專利而加大審查難度。

特定技術特征是體現發明對現有技術作出貢獻的技術特征，確定特定技術特征應當遵循3個步驟:一是與現有技術相比，體現發明具有新穎性和創造性的特定技術特征;二是從技術領域、技術手段和目的以及整體效果來判斷在不同的發明中是否存在相同或者相應的特定技術特征;三是判斷前后發明是否存在技術上的關聯性，如果存在關聯性則得出屬于一個總的發明構思的結論。

(三)并列獨立權利要求中的“引用”關系

一般而言，獨立權利要求應當反映整體的技術方案并按照各自的內容確定專利權的保護范圍。而權利要求中引用部分的特征對專利權的保護范圍又通常具有限定作用，其理由是引用部分的特征是否具有實質性影響屬于專利授權程序應當明確的問題，人民法院應當貫徹全部技術特征原則并尊重權利要求的公示性，在侵權訴訟中不應再進行甄別［2］。因此，針對并列獨立權利要求的“引用”有觀點認為，并列獨立權利要求的保護范圍仍應由被引用權利要求記載的全部技術特征和并列權利要求所記載的技術特征部分共同限定［3］。筆者認為此觀點未能將從屬權利要求與并列獨立權利要求進行充分區別，使兩者的概念產生了混淆。通常在后獨立權利要求對在前獨立權利要求并不具有限定作用，即使并列獨立權利要求引用在前的獨立權利要求，該并列獨立權利要求的性質仍然屬于獨立權利要求，不能因為引用關系而將其視同從屬權利要求，進而認定被引用獨立權利要求的全部技術特征均對并列獨立權利要求產生限定作用［4］。一項發明或實用新型對應一個獨立權利要求，其權利范圍要根據其內容和保護的主題來確定?！秾＠麑彶橹改稀芬矊习笇＠胁⒘歇毩嗬箝g的限定作用作了相關規定。①《專利審查指南》第二部分第二章3．1．2規定:“對于這種引用另一權利要求的獨立權利要求，在確定其保護范圍時，被引用的權利要求的特征均應予以考慮，而其實際的限定作用應當最終體現在對該獨立權利要求的保護主題產生了何種影響?！?/p>

四、司法保護并列獨立權利要求的實證分析

就現行專利制度而言，缺乏單一性并不影響專利的有效性，因此缺乏單一性不是宣告專利無效的理由。審判實踐中，單一性原則也未被法院直接作為判定并列獨立權利要求司法保護范圍的依據。不過，近年來在專利侵權訴訟中，針對并列獨立權利要求司法保護的案例不斷出現，通過案例分析，其中的裁判規則已經有了雛形。

(一)司法保護并列獨立權利要求的基本原則

在專利侵權糾紛中，準確界定專利權的保護范圍是正確進行侵權判定的前提。從專利權解釋的角度，人民法院可以通過說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案對權利要求進行解釋。②參見《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第三條。而根據權利要求書中的被引用獨立權利要求來界定并列獨立權利要求保護范圍也是準確解釋專利權利范圍的應有之義。

在審判實踐中，相關案例的表述雖存在差異，但都遵循了《專利審查指南》第二部分第六章2．2．1第(2)項所規定的“限定作用體現在對保護主題的影響”這一基本原則來解釋并列獨立權利要求的保護范圍。如在李時珍公司訴飛云公司干粉針劑專利侵權一案中③參見湖北省高級人民法院(2012)民三終字第207號民事判決書。(以下簡稱“干粉針劑案”)，法院認為前序部分引用的獨立權利要求的技術特征對方法獨立權利要求的保護主題產生了影響，具有一定的限制作用;而東鵬陶瓷公司訴嘉俊陶瓷公司陶瓷磚專利侵權一案(以下簡稱“陶瓷磚案”)和星河公司訴潤德公司排水管專利侵權再審一案(以下簡稱“排水管案”)④參見最高人民法院(2013)民申字第790號民事裁定書。則明確了“被引用的權利要求的特征均應予以考慮，但不必然具有限定作用”的裁判思路，法院指出被引用的在先獨立權利要求的技術特征實際的限定作用應當根據其對該并列獨立權利要求的技術方案或保護主題是否有實質性影響來確定。君格公司訴獅耐公司錐形立管專利侵權一案⑤參見重慶市第五中級人民法院(2013)民初字第421號民事判決書。(以下簡稱“錐形立管案”)則確定了是否產生實質性影響的判斷方法，法院認為特定技術特征是決定并列獨立權利要求之間是否產生實質性影響的關鍵因素，并提出被引用獨立權利要求中的特定技術特征應當對并列獨立權利要求具有限定作用。

(二)兩種典型的并列獨立權利要求評析

1．方法表征產品(設備)權利要求的保護

方法表征產品權利要求又被稱為“不真正的產品權利要求”，是一種非典型性的產品權利要求［5］。一般而言，如果產品本身結構具有新穎性和創造性，那么可以單獨申請專利。在特定情況下判斷允許用方法來定義產品的關鍵在于方法是否影響了產品從而產生不同于現有技術的結構或組成。所以，用方法來限定產品的，往往是產品本身結構不具有專利性或者產品的微觀結構變化或性質、特征很難定義，如在生物、化學或者食品領域的專利。方法表征的產品權利要求一般采用兩種方式撰寫:一是以方法步驟作為部分限定特征來單獨撰寫產品獨立權利要求;二是采用并列獨立權利要求的方式撰寫，其中產品權利要求對方法權利要求進行引用。對于方法表征的產品權利要求如何保護有3種觀點:一種觀點認為，應當從絕對的含義來解釋用方法特征定義的產品權利要求，亦即將這樣的權利要求視為與寫入其中的方法特征無關。①參見歐洲專利局申訴委員會1990年7月22日作出的判決T0400/8。值得注意的是歐洲專利局審查指南規定只有當產品本身滿足專利性的要求，也就是具備新穎性和創造性時，才允許采用以制造方法來定義該產品的權利要求。如美國聯邦巡回上訴法院于1991年在Scripes Clinic v．Genetech，Inc案中認為“用方法特征定義的產品權利要求的新穎性和創造性與寫入權利要求的方法特征無關，不能認為這樣的權利要求要求保護的產品受到了方法特征的限定”［6］。第二種觀點認為，凡是寫入權利要求中的技術特征都不可忽視，應當認定用方法特征定義的產品權利要求構成了對所述產品的限定特征。②這一觀點是美國聯邦巡回上訴法院在1992年Atlantic Thermoplastics Co．inc．v．Faytex Crop．案中提出來的。該案認為“當一個人發明了一種不同于已知產品的新產品，但除了采用其制造方法來定義該產品之外，別無其他選擇時，應當允許他采用以方法特征來定義的產品權利要求。然而，此時他所獲得的專利保護也就應當限于用所述方法制造的產品”。第三種觀點則認為，方法特征應當予以考慮，該觀點源自歐洲專利局申訴委員會作出的判決［7］?！秾＠麑彶橹改稀凡杉{了這一折衷的觀點。③《專利審查指南》第二部分第二章3．1．1規定:“方法特征表征的產品權利要求保護的主題仍然是產品，其實際限定作用取決于對所要保護的產品本身帶來何種影響?！?/p>

前述“陶瓷磚案”和“錐形立管案”均采納了第三種觀點作為裁判的總體思路，不過在判斷是否對發明主題產生影響的標準卻各不相同?！疤沾纱u案”認為，產品與方法在技術上的相關聯并不意味著該產品不能用其他方法制造，因而認定權利要求1的方法未對權利要求6的產品結構作進一步限定，對比的重點仍是權利要求6的產品結構與形狀。但筆者認為這樣的判斷過于抽象。因為根據《專利審查指南》第二部分第二章3．1．1規定，用方法定義的產品權利要求在撰寫時是受到了一定限制的，即一般不允許撰寫這種類型的權利要求，只有在采用結構特征或者性質特征不能清楚地定義產品時才可以出現例外。而當審查員審查這樣的權利要求時，往往不會考慮產品本身在結構或性質上的新穎性和創造性。為了避免因為產品在結構或性質上不具有新穎性和創造性而損害公眾利益，就需要將權利要求中所引用的方法權利要求的技術特征作為對產品權利要求保護范圍的限定因素進行考慮。在侵權訴訟中，根據專利授權和侵權判斷應當采取彼此一致的立場［8］，維護專利權利范圍的穩定性和確定性，法院原則上也應當考慮方法特征對產品的限定作用。

“錐形立管案”進一步對并列獨立權利要求之間的關聯性以及方法與設備技術特征的聯系與區別進行了分析，既沒有簡單將被引用的方法獨立權利要求的所有技術特征作為限定因素，也沒有如“陶瓷磚案”那樣全部棄用了方法的技術特征，僅就產品結構與形狀進行比對?！板F形立管案”在原、被告方法不同的前提下，認為專利方法相對現有技術所作出的貢獻在于冷擠壓成形生產摩托車方向錐形立管，因此引用專利方法作為表征的設備專利權利要求的技術特征也應具備與冷擠壓成形方法相應的特定技術特征，以滿足采用專利方法進行生產的要求。至于專利方法中記載的“縮箍擴孔”“飽滿成形”步驟以及“液體壓強范圍”等其他非特定技術特征，均屬于生產過程中為達到一定質量效果而對生產行為提出的技術要求，并非相對現有技術的貢獻，因而對設備專利不應產生限定作用。

2．產品表征方法權利要求的保護

產品引用方法并列權利要求一般受到被引用部分的限定，而方法引用產品并列權利要求需要考慮技術特征的實際情況。從前述的“干粉針劑案”與“排水管案”來看，均認為前序部分引用的產品技術特征對方法獨立權利要求的技術方案或保護主題產生了影響，具有一定的限定作用。同樣是在具體判斷是否對保護主題產生實質性影響時，兩個案件也存在一定差異?！案煞坩槃┌浮睂a品的技術特征直接作為了方法技術特征的限定，并沒有分析產品相對于現有技術存在貢獻的特定技術特征。①該案判決認為:“就涉案專利而言，審查員在專利授權程序中進行創造性判斷時，已經考慮到了產品技術特征對方法權利要求主題名稱的限定作用，即如果方法權利要求中所引用的產品具有創造性，則該方法權利要求也就具備了創造性。因此在專利侵權訴訟中，對方法獨立權利要求的解讀不應忽略產品技術特征，在被訴侵權藥品與權利要求1所保護的產品技術特征不同的前提下，認定被訴侵權藥品的生產方法不落入權利要求2的保護范圍，有利于維護社會公眾與專利權人之間的平衡利益?！贝擞^點把在先的產品獨立權利要求的全部技術特征“讀入”在后的方法獨立權利要求之中，很容易破壞作為一項獨立技術方案的并列獨立權利要求的本質屬性。

“排水管案”雖然同樣認定了產品技術特征對設備和方法技術特征產生了實質性影響，但卻不是簡單根據產品技術特征不同而直接認定方法和設備不侵權，而是根據對并列獨立權利要求的特定技術特征進行分析得出的不侵權結論。該案認為，合案專利中專利權利要求1記載的產品技術特征“鋼帶上有矩形或圓形的通孔或紋路以及加強肋之間的中間凸起”是相對于現有技術存在貢獻的技術特征，即為合案專利的特定技術特征。雖然權利要求書和說明書對形成通孔或紋路以及凸起的裝置部件未作具體的結構描述，但法院根據合案專利中并列獨立權利要求之間的總的發明思路以及各個獨立權利要求之間具有的“相應的技術特征”，推定權利要求1記載的技術特征對于權利要求2的方法專利和權利要求6的設備專利產生了實質性的影響。

五、結論

無論從法律關于單一性原則的相關規定，還是司法實踐中對并列獨立權利要求進行司法保護的相關案例來看，確定并列獨立權利要求的保護范圍時，被引用的獨立權利要求的特征均應當予以考慮，其實際的限定作用應當根據其對該并列獨立權利要求的技術方案或保護主題是否有實質性影響來確定。而被引用獨立權利要求中的特定技術特征應當對并列獨立權利要求的技術方案或保護主題產生實質性影響并具有限定作用。司法實踐中需要對特定技術特征進行甄別分析，被訴侵權技術方案包含并列獨立權利要求的全部技術特征以及與被引用獨立權利要求的特定技術特征相同或相對應的技術特征的，人民法院應認定其落入專利權的保護范圍。

［1］崔國振，何莉莉．單一性判斷——“相應的特定技術特征”的認定［N］．知識產權報，2009-08-13．

［2］董濤．專利權利要求［M］．北京:法律出版社，2006．

［3］任小明．技術方案的主題名稱對權利要求保護范圍具有限定作用［EB/OL］．［2013-12-05］．http://www．cipnews．com．cn/showricle．asp?Articleid=29770．

［4］尹為，魏蘭．合案專利的并列獨立權利要求之間不必然具有限定作用［N］．人民法院報，2013-10-17．

［5］魯燦，劉克峰，趙健杰，等．以方法定義產品的權利要求探析［J］．科技與法律，2010(2):87．

［6］毛映紅．小議方法限定產品專利權利要求的解釋方法——從美國CAFC大法庭最新判決談起［J］．知識產權，2009(11):88．

［7］李艷．以方法特征表征的產品權利要求若干問題探析［J］．科技與法律，2011(6):41．

［8］尹新天．專利權的保護［M］．北京:知識產權出版社，2005．

(責任編輯何培育)

On Judicial Protection of Parallel Independent Claim

CAO Ke
(Chongqing No．5 Intermediate People’s Court，Chongqing 400015，China)

Parallel independent claim is a product of applying to the unity principle during patent licensing process，which is different from the subordinate claim on content，influence，effects etc．When determining the scope of protection of parallel independent claims，People’s court requires that independence claim features referenced shall be considered，but this doesn’t have limited effect to the independent claims necessarily．Its actual delimiting effect should be determined by its substantial effect to technical solutions or protection theme of the parallel independent claims．The specific technical characteristics of referenced claim are the embodying of the novelty and inventiveness in the invention compared with the existing technology，and the people’s court should affirm that specific technical characteristics have limited effect to the independent claim during the judicial protection for the independent claim．

parallel independent claim;special technical features;scope of patent right; judicial protection

D913

A

1674-8425(2015)11-0091-06

10．3969/j．issn．1674-8425(s)．2015．11．014

2015-07-06

曹柯(1976—)，男，湖北陽新人，庭長，民商法碩士，研究方向:知識產權法。

曹柯．論并列獨立權利要求的司法保護［J］．重慶理工大學學報:社會科學，2015(11):91-96．

format:CAO Ke．On Judicial Protection of Parallel Independent Claim［J］．Journal of Chongqing University of Technology:Social Science，2015(11):91-96．