TRIPS協議第17條適用研究*
——以煙草平裝措施為例

王 鴻

TRIPS協議第17條適用研究*
——以煙草平裝措施為例

王 鴻

TRIPS協議第17條屬于商標權例外條款，能夠產生無償、無期限限制和無地域限制地使用他人注冊商標的效果。該條款包括了“有限例外”和“考慮到商標所有權人和第三方的合法權益”兩個適用要件。煙草平裝措施限制了商標所有權人就商標享有的專有權，符合TRIPS協議第17條的“有限例外”并且已經“考慮到第三方的合法權益”，但卻沒有“考慮到商標所有權人的合法權益”，因此不能適用該條款。

TRIPS協議 第17條 適用要件 煙草平裝

引 言

目前，限制煙草產品商標權的平裝措施就在WTO成員之間產生了激烈爭議。①雖然提起爭端解決的WTO成員在各自法律依據中都只是援引了TRIPS協議第20條而未提及到第17條，但學界在思考煙草平裝措施時卻是將第17條和第20條并重，視為同等重要。因為這兩個條款都可以產生限制商標所有人專有權的效力。其中，TRIPS協議第17條被稱之為商標權例外條款，與TRIPS協議第13條、第26條第2款和第30條共為TRIPS協議例外條款。②

迄今為止，以TRIPS協議第17條作為爭端解決法律依據的WTO爭端案件共有美國訴歐共體農產品和食品地理標志、原產地標注保護的WT/DS/174、歐共體訴美國1998年綜合撥款法第211節的WT/DS/176和澳大利亞訴歐共體農產品和食品地理標志、原產地標注保護的WT/DS/290三起爭端案。雖然在上述三起爭端案件中，專家組都沒有清楚地闡述過TRIPS協議第17條的適用要件構成，但WT/DS/174專家組卻是指出TRIPS協議第17條的結構與其他TRIPS協議例外條款有所不同。③據此，有學者提出TRIPS協議第17條的適用要件應為“兩步測試”而非TRIPS協議第13條和第30條的“三步測試”。④筆者認為可以將該條的適用要件歸納為以下兩個要件：第一，有限例外；第二，考慮到商標所有權人和第三方的合法利益。由于包含TRIPS協議在內的WTO規則普遍使用了相當數量的模糊性用語，條款解釋由此順理成章地成為了WTO規則適用的關鍵之所在，這也為WTO爭端解決機構裁決WTO爭端案件的諸多實踐所證實。在此還需要指出，在有關TRIPS協議例外條款的WTO爭端案件中，WTO爭端解決機構要求對于不同TRIPS協議例外條款中的相同術語予以統一解釋。因此，在參照已決WTO爭端案件專家組報告解釋第17條時，應當結合與TRIPS協議例外條款有關的全部WTO爭端案件專家組報告綜合考慮。⑤

適用要件之一：有限例外

“有限例外”作為TRIPS協議第17條、第26條第2款和第30條所共有的術語，已經被WT/DS114、WT/DS174和WT/DS290的專家組有所解釋。在WT/DS114中，專家組指出，首先，“有限”雖然有著廣義和狹義兩種定義，狹義定義就如“一趟郵政列車只能乘坐有限數量的乘客”所顯示，但當“有限”該詞作為短語“有限例外”構成部分使用時，狹義定義更為適當。其次，“例外”該詞本身就意味著一個有限的減損，這不應當削弱由該詞組成的規則之軀。當一個條約使用“有限例外”術語時，“有限”該詞必須被給予一個與“例外”自身暗示的限制相區別的意思。因此，“有限例外”術語應當被理解為暗示著一個狹義例外，只能給討論中的權利產生一個少量的減少。在缺少其他指示時，應當有理由依照字面理解文本，專注于法定權利被縮減的程度，而不是經濟影響的大小或者程度。決定一個特別的例外是否構成一個有限例外時，必須要判斷專利所有人權利被減損的程度。⑥在WT/DS174與WT/DS290中，兩個案件的專家組對于“有限例外”發表了與WT/DS114專家組相同的觀點，提出“有限例外”實施于“被一個商標授予的權利”。只能影響很少的商標或者商標所有權人的事實是與一項例外是否有限的問題不相關，關鍵的問題是一個商標授予權利的例外是否屬于狹義。⑦雖然專家組將“有限例外”定位為狹義范疇，但這并無特殊之處，因為在法律論證過程中，對例外予以狹義解釋并非不尋常。⑧

如上所述，根據專家組的分析，例外本身就含有有限的涵義，有限例外則是將例外本身的有限性再次限定，縮小至一個更小的范圍，即如果例外的范圍是A，有限例外的范圍是B，則B應當小于A。筆者認為專家組的這種觀點無疑是合理的。因為這可以最大限度地降低知識產權人合法權益的減損。由于有限例外的數量以及實施領域或者類型都會對有限例外的效果產生重大影響，因此，有限例外還應當是從數量與類型兩個方面共同予以限定。TRIPS協議例外條款的談判歷程亦是證實此點。首先，談判各方在商標權例外條款和專利權例外條款談判之始就選擇了“有限例外”的表述方式。這與同時舉行談判的著作權限制和例外條款的選擇(即“某些特殊情況”)截然不同。其中原因要么是“有限例外”與“某些特殊情況”含義相同，可以互通，要么就是談判各方認為“某些特殊情況”并不完全適合表達出他們對商標權例外和專利權例外嚴格控制的態度。根據國際條約語言表述規則，前者顯然不成立。原因應當在于后者。從字面意思而言，“某些特殊情況”中的“某些”既表現出了與“一般”相對立的含義，但也表現出了對于例外數量的寬容性。而“特殊情況”也是既表現出了例外實施情形的有限性，又表現出了有限中數量方面的模糊性或者包容性。也許正是基于對此點的反思，談判各方出于對例外雙重限制的考慮選擇了“有限例外”這一表述。其次，在商標權例外和專利權例外談判過程中，談判各方最終放棄了以舉例法來說明例外措施的具體情形。譬如，TRIPS協議的談判記錄顯示預期成為第30條的最初草稿是以清單界定“有限例外”。但最終，這種舉例法被放棄。而談判記錄對于放棄清單式說明的原因沒有給出解釋。⑨筆者認為，清單式說明有其優點也有其缺點，優點在于例外措施類型清楚明了，缺點則是在例外措施類型確定的同時，例外措施的數量卻是缺少限制，而這也可能是談判各方對于舉例法不滿意之所在。

適用要件之二：考慮到商標所有權人和第三方的合法權益

在“考慮到商標所有權人和第三方的合法權益”的術語構成中，“商標所有權人”指定清晰，自然無須解釋，但“考慮”、“第三方”和“合法權益”三個術語卻是內涵模糊，當然成為解釋對象。

就“考慮”而言，雖然WT/DS174與WT/DS290專家組都沒有直接解釋“考慮”該術語，但專家組卻是將“考慮”與兩個詞進行了一定程度的比較。首先，“考慮”與“保護”。專家組表示“考慮”要弱于“保護”。其次，“考慮”與“無理損害”。專家組指出第17條的附帶條件只是要求例外應當“考慮”到商標所有權人的合法權益，而不是不得“無理損害”這些利益。這就意味著對于商標所有權人合法權益予以較低標準的考慮是必須的。⑩由此可見，專家組對于“考慮”該詞強調的是對過程的思考，而非對結果的判斷。雖然WTO爭端解決機構是將“考慮”限定于從行為本身出發進行解釋，但筆者對此并不贊同。在此可以假設：

命題1，各成員可對商標所授予的權利規定有限的例外；

命題2，各成員可對商標所授予的權利規定有限的例外，同時考慮到第三方的合法權益。

如果命題2中的“考慮第三方的合法權益”只是被定位于只須有考慮行為的存在即可得以滿足，即只是判斷考慮行為是否做出——完全可由該WTO成員自說自話，那么命題1和命題2有何區別？當年TRIPS協議的談判各方為何又要添加“同時考慮第三方的合法權益”這一要件？答案只能是“考慮第三方合法權益”具有自我的存在價值。如果不能從行為本身證實“考慮”的存在價值，唯有從行為效果證實“考慮”的存在價值。由此，從行為效果角度出發解釋“考慮”方為適宜。此時一端是對知識產權主體私益的減損，另一端是從行為效果出發審視第三方的合法權益，這恰恰正是利益平衡原則的體現。

結 論

綜上所述，煙草平裝措施會產生極端淡化煙草產品商標顯著特征的效果，而商標的顯著特征正是商標所有人的權利行使基礎。因此，煙草平裝措施盡管屬于“有限例外”并且已經考慮到第三方的合法權益，但卻沒有考慮商標所有權人的合法權益，不得適用TRIPS協議第17條。

①WTO內的煙草平裝措施爭議起源于2011年澳大利亞頒布的煙草平裝法案。該法案特別規定在香煙產品零售包裝的任何地方不得出現商標，除非是品牌名稱、變體、貿易或者公司名稱和其他相關的法定要求。品牌名稱的外觀受到平裝法及其實施條例的管制。See G/TBT/N/AUS/67。

②張乃根：《論TRIPS協議的例外條款》，《浙江社會科學》2006年第3期。

③IP/C/M/66,p.177.

④A.F.Christie, R. Wright, “A Comparative Analysis of the Three-step Tests in International Treaties”, IIC, 2014, 45(4), 409.

⑤目前與TRIPS協議例外條款有關的已決WTO爭端案件有WT/DS114、WT/DS160、WT/DS174和WT/DS290。

⑥WT/DS114/R, paras.7.29-7.49.

⑦WT/DS174/R, paras.7.648, 7.650. WT/DS290/R, paras.7.648, 7.650.

⑧H. Holzapfel, G. Werner, “Patents and Technological Progress in a Globalized World”, Competition and Tax Law. Volume 6, 2009, 99-114.

⑨WT/DS114/R, para.7.70.

⑩WT/DS174/R, para.7.671.

〔責任編輯：蔣秋明〕

*本文受到中央高?；究蒲袠I務費專項資金資助，No.30920140132013。

王鴻，南京理工大學知識產權學院講師、博士，njustwang@sohu.com。南京，210094