探討使用三步法判定專利創造性時如何避免主觀性植入

李 莉，陸 穎

（上海華峰新材料研發科技有限公司，上海 201315）

隨著經濟全球化的加深，一項關鍵的技術往往在不同的國家布局專利，這意味著相關技術將在不同國家落地，并以商品的形式進入大眾的視野，而專利權為權利人實現利益最大化提供有效的幫助。各國之間的專利制度雖然各有特色，但在判定一項技術是否達到賦予專利權高度的標準上，不同國家本質上遵從著極為相近的判定原則。然而，技術本身的復雜性和專業性使得專利制度難以建立一個絕對客觀的標尺適用于量化每一件專利申請的創造性高度。判斷專利的創造性時，往往難以避免主觀性的植入。我國的專利制度起步較晚，我國專利法在廣泛借鑒各國專利制度和國際專利條約的基礎上，取各國之長并結合我國國情制定而成[1]。但由于我國專利實踐積累不足，在實務中對創造性的理解仍然存在嚴重的主觀差異。本文結合國際社會專利制度創造性標尺的發展及我國三步法的操作標準，總結創造性評價過程中存在的易于導致主觀性植入的時機，并提出減小判定主觀性的若干建議。

一、可專利性評價標準的歷史演變

西方國家率先進行工業革命，伴隨著社會資本化和技術發展的迫切需求，造就其成為專利制度的先行者。英國通常被認為是專利制度的發祥地。1623 年英國頒布“壟斷法”，并被許多歐美國家效仿和借鑒。進入19 世紀后，越來越多的國家相繼頒布了專利法。[2]專利制度實現了將技術作為無形貨物的資本買賣，推動、鼓勵更加快速的技術創新和技術落地。在權利人與技術使用者的持續博弈中，專利制度被不斷地完善。

美國知識產權法庭對推動專利制度的發展作出了重要貢獻。以美國專利制度的發展為例，專利法演變的過程中，幾個重要的節點均是在討論同一個問題：什么樣的發明可以被授予專利權？這個問題涉及專利權人與社會公眾利益之間的矛盾能否被調和。設立明確的標準來劃分哪些是值得授予排他性權利的，而哪些則是簡單、顯而易見的發明，對能否有效調和社會矛盾是至關重要的。

最初的專利制度并沒有規定可專利性評價標準，授權判定依托于政府設立的審查機構，所作出的判定明顯帶有主觀色彩。隨著這種“壟斷性權利”的誘惑日趨顯著，人們更愿意公開自己的發明來獲取壟斷的權利，微小的技術改進常常被用來申請專利權，由此爆發權利泛濫的問題。1793 年美國專利法中，新穎性和實用性作為評價可專利性的標準被提出，當一項發明是新的、未被公開過的且是有用的技術方案，則被認為可以授予專利權。然而在一些傳統技術上作出一些微妙的改進仍能被授予專利權，致使專利糾紛源源不斷。除了新穎性、實用性之外，似乎還應該有更多的條件，來排除那些看似新的，實質上改進的方向就在眼前的發明。專利制度里程碑的發展是將創造性引入可專利性評價標準，專利權的授予需要更高的要求，那就是“創造性天賦”。[3]

二、創造性的標尺及判斷方法

對于新穎性、實用性而言，創造性的引入顯然拔高了技術創新的高度，緩和了專利泛濫導致的矛盾和技術沖突。但隨之而來的問題顯得更為棘手：什么是創造性？用什么方法評價創造性？這把劃分創新高度的利劍砍在哪里才能顯得合理又不失精準？創造性評價標準的高低決定了創新高度需要拔高到什么程度——過低的標準將會影響公眾的利益，也會導致專利權之間的交叉和爭端；過高的標準會使得發明人對專利權望而卻步，轉而選擇以技術秘密來維護自己的創新成果，進而導致專利制度形同虛設。

（一）美國專利制度之“教導—啟示—動機”法

美國專利法中的“non-obvious subject matter”即 “非顯而易見性”成為了創造性的代名詞，用于示意創造性的一般含義。對于一項技術是否具有“非顯而易見性”，美國專利制度衍生出著名的“教導—啟示—動機”來進行檢驗。[4]在書寫過程中，當書寫錯誤時常發生而成為普遍的問題時，我們往往會毫不費力地想到將已知可書寫的鉛筆與已知可擦拭字跡的橡皮組合在一起，以解決書寫錯誤時能及時獲取橡皮來擦拭的問題，這種改良是顯而易見的。歐洲專利局使用“問題—解答”的方法來判斷創造性。[1]在我國，發明專利的創造性定義為“具有突出的實質性特點和顯著的進步”，其中“突出的實質性特點”本質上是“non-obvious”，而“顯著的進步”則是發明結果的相對量化。[5]

（二）中國專利制度之“三步法”

我國通常采用三步法來檢驗創造性：第一步找出最接近的現有技術（簡稱D1）；第二步確定與現有技術相比的區別技術特征和實際解決的問題；第三步找出現有技術是否已經披露了解決以上問題的同等的技術。三步法旨在復現研發過程來評價創造性，其第一步可以理解為在確認研發起點，第二步是在確認是否具有突出的特點及其能否帶來有益效果，第三步則是不斷地排查突出的特點帶來的有益效果是否取自公開的技術給與的“教導—啟示—動機”。如果沒有找到給出“改進靈感”的現有技術，那么突出的特點可稱為“突出的實質性特點”。

三、創造性判斷中的客觀性與主觀性

我們期望尋求一種相對客觀、統一的，不受人主觀思維所影響的創造性評價的標準。專利法中給出了創造性的定義和判定方法，這是創造性判定中客觀的一面。然而，想要做到絕對客觀是非常困難的，即使在相同的判定方法下，一些棘手的案例也是模棱兩可的，擁有不同研發前見的人可能作出不同的判定。以下以我國的三步法判定為例，探討創造性判斷中主觀性的來源。

（一）“技術起點與發明點的相對性”

“發明了什么”這個問題本身就是一個動態的問題，這給我們判斷結論的主觀性植入了機會。三步法的前兩步是在厘清“發明了什么”，即以D1為技術起點，討論相關技術實際上解決了什么技術問題，是如何解決的，我們通常稱之為“問題—解答”或“技術—功效”?！白罱咏默F有技術”的不確定性導致后續得出的何種“問題—解答”或“技術—功效”是不確定的，即根據三步法認定的“發明了什么”是一個不確定的答案。

在一件專利申請文本中，我們往往無法全面地回答發明是什么，這是由于三步法的特性和檢索結果的滯后性共同決定的。發明人在撰寫發明背景時，是基于發明人自身給定的技術起點（最接近的現有技術）來回答“發明了什么”的問題。然而發明人的技術起點往往與審查員的不相同，此時就會存在專利申請文本中無法回答基于審查員確認的技術起點而得出的“發明了什么”的問題。當我們根據第一步找到的最接近現有技術，找出區別技術特征A、B、C，并獲知本技術方案所達到的效果為D、E、F，如果發明人沒有闡述清楚A、B、C到達D、E、F 的發明機理，那么將會形成一個龐大的“問題-解答”系統，可以是A 技術特征解決實現了D、E 效果的問題，B&C 解決了實現了F 效果的問題，亦或是A&B 解決了實現E 效果的問題，C 解決了實現F 效果的問題，甚至有可能是A 同時解決了實現D、E、F 效果的問題，而B、C僅是必要的常規操作亦或是非必要的技術特征。

當技術起點難以統一時，確定“發明了什么”的問題往往是摻雜主觀判斷的開始，并直接影響第三步的檢索方向。這種主觀性是由于不同的人所具備的技術前見和檢索方式所獲得的對比文件的不同造成的，也是由發明人在撰寫時無法全面地披露蘊含在技術方案中所有的“技術—功效”的對應關系所必然導致的，大部分的“技術—功效”被作為發明人的技術前見而未顯于文字中。

（二）“本領域技術人員”的能力范疇

前所涉及的“問題—解答”系統的主觀性大部分是由于技術前見和檢索能力受限，通過與發明人的溝通和完善的檢索能夠在一定程度上進行規避。在三步法中，最大的主觀性的引入源自第三步。當到達第三步時，我們需要用“現有技術”評價是否帶來“教導—啟示—動機”。對本領域人員所能獲知的現有技術能力和“教導—啟示—動機”的不當解析反而給主觀性判斷提供了客觀的判定依據，來得出看似可靠的結論。

現有技術的范疇顯然是放寬了，不確定性也更大了?！秾＠麑彶橹改?010》（以下簡稱《指南》）規定：“判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題的啟示，這種啟示會使本領域技術人員在面對所述問題時，有動機改進最接近的現有技術并獲得要求保護的發明?！笨梢姰數竭_第三步時，往往存在一個關鍵的問題，即如何圈定現有技術的范疇。在《指南》中使用“本領域技術人員”的能力來限制現有技術的范疇，并對“本領域技術人員”的能力和“技術領域”均作了詳細的定義。即便如此，分歧仍然存在。這個問題更通俗地表現為審查員提供的對比文件是否屬于本領域技術人員所能獲得的現有技術的范疇。

（三）“事后諸葛亮”

“事后諸葛亮”的問題在各國專利制度中均有體現。在我國，“事后諸葛亮”問題在審查、復審無效以及訴訟過程中時常發生?；?020 年智慧芽系統檢索調研可知，我國專利申請在復審和無效階段中以“事后諸葛亮”為案由和決定要點的專利760 余件，我國專利糾紛案件中涉及“事后諸葛亮”為爭議焦點的案例200 余件。

《指南》在實質審查部分創造性的章節中專門提及了“避免事后諸葛亮——當問題一旦被解決時往往變得顯而易見，但需要注意事后的顯而易見不代表事前的顯而易見”。這段文字警醒審查員在審查時要牢記避免事后諸葛亮的行為，但并沒鋪開描述如何注意事后諸葛亮的要點、規則或典型案例。在審查意見中這類問題層出不窮，甚至在授權后的無效案件中也時有作為案件的焦點問題。造成“事后諸葛亮”的情形可能有多種，以下列舉幾種常見情形。

1.忽略技術效果的非顯而易見性

這句話可理解為：在確定技術問題時，忽略了區別于D1 的技術特征或者技術特征的組合在本申請中實際所起到的效果，而將區別技術特征本身的功能定義為實際解決的技術問題，而使得后續創造性的判斷陷入“事后諸葛亮”的誤區。例如，復審決定號109833 關于蘋果公司200910175855.7 專利復審案件，在決定要點中指出：“在創造性的判斷過程中，當權利要求與最接近的現有技術相比，形式上存在多個區別特征時，需要在準確把握發明構思的基礎上，考慮這些區別特征之間的關系，并根據它們之間的關系客觀地確定這些區別特征實質上應當整體看待還是相對獨立，由此確定發明實際解決的技術問題。并且，在確定發明實際解決的技術問題時，應當根據這些區別特征在發明中所達到的客觀技術效果進行確定，而不應帶有本發明為解決該技術問題而提出的技術解決手段的指引。在此基礎上，如果這些區別特征既未被其他對比文件公開，也不屬于本領域的公知常識，且包含該區別特征的技術方案能帶來有益的技術效果，則該項權利要求具備創造性?！雹賲⒁妵抑R產權局109833 號復審決定。

技術特征的劃定是帶有技術性的判斷，在技術特征劃定上存在重大分歧，部分原因來自制度本身。在我國，發明人所給定的技術背景中的最接近現有技術的認可度并不高，例如北京市第一中級人民法院（2004）一中行初字第523 號行政判決書：“相關法律并未規定背景技術記載的必須是申請日以前已經公開的現有技術。對背景技術的描述在很大程度上是基于專利權人的主觀判斷，故在背景技術沒有給出引證文件的情況下，不能確認背景技術部分記載的技術方案已經處于能夠為公眾獲得的狀態，也不能僅僅因為專利權人將該技術記載在說明書背景技術部分即認定該技術為現有技術?！?在我國，審查員確定的技術起點往往與發明人不同，隨之得出不同的區別技術特征和技術問題，經常存在錯誤地割裂技術特征，得出錯誤的技術問題的現象。相比于我國的專利制度，美國專利制度中將現有技術的盡職披露責任規定到專利法中，該條成為無效理由之一，發明人將承擔隱瞞現有技術的嚴重后果。對于歐美的專利制度，審查員與發明人在技術起點的問題上是高度一致的，對區別技術特征和解決的技術問題上也是高度一致的，此時審查員能夠很明確地查找給與實現相同發明案件以技術啟示的現有技術。

受我國專利制度的限制，審查員并不認可某些專利申請背景技術所披露的現有技術，發明人也不愿意透露更多的現有技術或真正的技術起點，以期獲得更大的權利范圍或更高的授權前景。發明人以自身背景技術中披露的現有技術作為研發起點，來闡述技術方案所要解決的問題，并以此展開技術方案、技術效果和發明的運作機理，而審查員是以自身檢索的結果作為發明起點去重新認定真正解決的技術問題。審查員并沒有參與技術方案的研發過程，也不具備發明人所掌握的所有的現有技術前見，在審查員不認可發明人自身給定的最接近的現有技術和所解決的技術問題時，往往會從其所比對獲得區別技術特征本身的功能角度去考慮發明真正所要解決的問題?？梢哉f我國的專利審查制度是先否定創造性，再將“發明了什么”和“顯而易見性”舉證的責任雙雙拋給發明人，發明人在撰寫時面臨的不確定性是不可避免的。

2.忽視問題提出的非顯而易見性

這句話可理解為：將區別技術特征的功能上升為本發明實際解決的技術問題，而忽視了問題的提出本身是非顯而易見的。對本申請所要解決的技術問題而言，忽視挖掘具體的功能需求對于本領域技術人員是否是顯而易見的，而強調區別技術特征實現所述功能需求是否是已知的技術，屬于典型的事后諸葛亮。例如，無效決定號40907 關于WHW集團公司200580009974.5 專利無效案件，其涉及一項具有改進流速分布的葉輪葉片的技術，其發明目的是提供一種具有特別設計或構造的葉片的葉輪，以產生更均勻的磨損模式，從而延長泵殼總的耐磨損壽命，所采取的技術手段是通過葉片外終端的形狀設計來改變流體流速分布，設置凸起形狀的向外延伸部以產生更均勻的流速分布，從而使泵殼上的磨損被控制和減少。無效請求人認為涉案專利將直的外邊緣或凹形的外邊緣改為向外凸起形狀只是技術手段的簡單替換，利用葉片形狀或尺寸的變化控制速度分布是本領域技術人員的公知常識。合議組認為：認定區別特征是否是公知常識，不能僅考慮該區別特征在原理上或結構是否是本領域熟知的，而要立足于發明所屬技術領域的技術人員，減少和避免“事后諸葛亮”的主觀因素影響，從發明實際解決的技術問題出發，考察該技術問題的發現對于本領域技術人員是否顯而易見，以及在現有技術中是否慣常使用該技術手段用以解決該技術問題。在這件案件中無效請求人忽略了在解決“泵殼上的磨損被控制和減少”問題時，“改變流體流速分布，產生更均勻的流速分布”對于本領域人員是否是顯而易見的，當沒有任何證據文件可以證明當遇到“泵殼上的磨損被控制和減少”問題時就能聯想到通過解決“改變流體流速分布，產生更均勻的流速分布”問題來實現時，這種判斷則存在典型的“事后諸葛亮”的判斷。

3.“常規替換”“常規選擇”的濫用

對“常規替換”“常規選擇”等詞匯的濫用也可視為是一種“事后諸葛亮”的行為。例如，北京知識產權法院（2017）京73 行初8234 號行政判決書，關于發明專利200880102942.3 專利權無效行政糾紛的案件，原告認為上述專利權無效的行政決定在判斷邏輯上存在“事后諸葛亮”的判斷方法，相應的判據缺乏實質性的證據。針對案件中復審委認為“壓力緩沖器及其相關的轉向件”屬于本領域的公知常識的主張，原告認為是屬于“事后諸葛亮”的判斷邏輯，在沒有任何證據表明鉸鏈中緩沖拉缸和壓力緩沖器可以直接互相替換的基礎上，所謂的“判定為公知常識”是有違自身認知的不實主張。本專利的發明人基于兩種緩沖器在關閉期間的工作原理不同，想到了將現有技術中普遍使用的緩沖拉缸替換為由轉向件傳導壓力的壓力緩沖器，這并不屬于本領域的常規替換，并且，基于拉桿9、轉向杠桿10、支撐桿7 和導向桿8 等構成的“雙搖桿機構”，使得本專利實現上述權利要求所限定的效果。法院認為涉案權利要求24 具備原告所稱的“雙搖桿機構”，沒有證據表明權利要求24 的限定是本領域技術人員在附件1 的基礎上容易想到的，無效決定關于權利要求24不具備創造性的認定錯誤。

四、 在使用“三步法”審查過程中減小判定主觀性的建議

對于三步法的前兩步所帶入的主觀性，我們可以參照美國的專利法制度，要求發明人履行盡職披露所有與本申請相關的現有技術，并承擔故意隱瞞的法律責任，這種做法可以彌補發明人沒有辦法窮盡各個技術特征與現有技術中不同的變換所帶來的技術效果的改變，而使得發明人與審查員提出的技術問題產生“南轅北轍”的現象。這種做法可以使發明人將自己的技術領域/技術問題縮小到其真正想要保護的范圍中，而不用去應變審查員基于發明人所給定的被擴大了的技術領域/技術問題檢索出的對比文件。只有縮限第一、第二步的“發明是什么”這個問題至發明人與審查員所共識的范圍內，才能夠更加客觀地評價第三步的“非顯而易見性”。

對于第三步評價“非顯而易見性”， 在相關的法律、法規或指導性文件中可以以案例或經典判例的形式給與解釋和補充，使從事專利工作的人員能夠更加統一地理解“非顯而易見性”的字面含義。

對于判定第三步所采用的現有技術是否適格，應注意分析與綜合的思維方法。既要考慮將發揮獨立效果的區別特征從發明中抽離出來，獲得區別于最接近現有技術D1 的“技術—功效”矩陣，尋找相應技術或者功能領域啟示同等“技術—功效”的現有技術（分析思維）。以此獲得的現有技術還不能認定為適格，在確認獲得的現有技術是否能夠作為評價發明非顯而易見性的現有技術時，還要考慮兩個方面。其一，現有技術整體上所披露的信息，是否會導致所述“技術—功效”難以從現有技術的整體方案中單獨抽離；其二，在其與D1 相結合時，D1 在整體上是否存在排斥與現有技術的“技術-功效”相結合的障礙（綜合思維）。

對于第三步評價“非顯而易見性”中“事后諸葛亮”的行為，目前更多依賴于發明人的充分檢索，挖掘審查過程可能存在的問題，并充分披露。通常一件專利申請文本中涵蓋了多項技術效果，特別是一些具有龐大從權的專利文獻；當到達第三步時，需要我們更加細致地考量每個區別技術特征與其他技術特征之間的拆解性與合并性，結合技術效果的實現，理出現有技術的思路與本申請思路所不同，只有當真正理解發明實質時才能更加精準地判定對比文件是否具有“教導—啟示—動機”的作用。這一步驟更多地依賴于發明人的完整披露，形成良性循環，使得審查員在面對一件申請文本時能夠快速地連接出技術特征與技術效果的對應關系，而不至于將實現技術效果的技術特征進行錯誤的細分、拆解。雖然審查員是以“本領域技術人員”的身份對專利創造性進行評價，但實際上審查員的技術前見與發明人的技術前見是極不對等的，發明人在撰寫時應將審查員看作本領域人員之外的專家來看待，來迫使自己更加充分地披露現有技術和發明的本質，只有有效地統一技術前見，才能更好地避免“事后諸葛亮”的發生。