淺析標準必要專利是否構成侵權的裁判思路

荊蘇丹，吳朝燁

（國家知識產權局專利局專利審查協作河南中心，鄭州450046）

引言

標準，是為在一定的范圍內獲得最佳秩序，經協商一致制定并由公認機構批準，共同使用和重復使用的一種規范性文件。

專利，是受法律保護的發明創造，也是具體的技術方案，其在一定程度上反映了科學技術的發展水平。

標準必要專利[1]，是指由行業標準制定組織確立的、在技術標準中包含的必不可少的和不可替代的、對應的行業產品制造方為了使得產品能夠符合行業標準而不得不使用的專利。當專利權人享有的專利技術方案被納入標準后，該專利即成為了一項標準必要專利（Standards-Essential Patents，簡稱SEP）。

近年來，全球范圍內標準必要專利訴訟案件頻發，涉及蘋果、三星、華為等國內和國際科技巨擘，該類案件標的金額大，原被告之間爭議大，社會關注度高。其中，標準必要專利侵害專利權糾紛案件占比很大，該類案件主要涉及侵害專利權判定和禁令救濟問題。

一項專利技術的保護可能僅僅影響到幾個企業的利益，而當這項專利被納入技術標準中時，基于標準必要專利具有在實施技術標準時不可替代的屬性，專利權人實質上對整個技術標準具有控制權利。由于技術標準的網絡效應，標準必要專利的專利權人往往在市場競爭中處于支配地位，能夠獲得比其創造性勞動帶來的價值增益更多的專利價值。因此，各大公司都在積極將自己的專利納入技術標準，進而在相關領域獲得最大化的經濟效益。

根據統計，2011 年至2019 年，我國法院共受理標準必要專利法律糾紛案件160 余起。其中，2011 年受理10 件，2012 年受理3 件，2013 年受理3 件，2014 年受理10 件，2015 年受理7 件，2016 年 受 理47 件，2017 年 受 理22 件，2018 年受理51 件，2019 年受理7 件。在2016 年和2018年，標準必要專利法律糾紛案件數量達到高峰，分別激增至47 件、51 件，這一現象與該年度部分當事人互相起訴了大量案件或同一當事人提起多件訴訟有關。

為了緩解標準必要專利天然的壟斷性與社會公共利益的矛盾，維護健康的市場競爭環境，確保專利權人與標準實施者之間的利益平衡，解決標準必要專利沖突，各標準組織要求專利權人作出 “公平、合理、無歧視（Fair，Reasonable and Non-discriminatory，簡稱 FRAND）”許可承諾來規制標準必要專利的許可授權行為。FRAND 聲明要求參加制定標準的成員，如果其專利被標準采納，則專利權人應當作出承諾，將根據FRAND 條件將標準中的專利許可給標準的實施者，并按照FRAND 的條件收取標準實施者的使用費。FRAND原則的核心在于確定合理、公平和無歧視的許可費率，確保從創新中獲得適當的回報，同時避免“專利劫持”。

一、標準必要專利的侵權裁判思路

專利權屬于專利權人私權的范疇，具有天然的技術壟斷性，當專利未經許可便被使用，專利權人有權要求專利實施者停止侵權。然而，當專利被納入技術標準尤其是法定或事實上的強制性標準后，就形成標準必要專利，經營者一旦實施標準就無法避免需要實施其中的專利技術。當標準在市場上廣泛被采用后，就賦予了該專利“鎖定效應”，使其一定程度上具備了公共利益性：標準必要專利實施者均會在其產品中使用標準必要專利并不得不向專利權人支付許可費，并且專利權人更容易獲得超額的回報或附加不合理的許可條款。

專利權人憑借標準必要專利給自己帶來的優勢地位，在市場競爭中向對手索取高額或者歧視性的許可使用費，甚至通過拒絕許可來限制、禁錮競爭對手，損害公共利益的現象屢見不鮮，基于此，要求標準必要專利權人作出不可撤銷承諾以對專利權利的行使產生一定的約束力。

本文通過分析普通專利和標準必要專利在侵權判定過程中裁判思路的不同，總結標準必要專利侵權分析中，先后涉及技術審訊和FRAND 審訊兩個階段，二者是一個統一的過程。兩個階段同等重要，其中，技術審訊中從技術方案的角度來判斷是否構成侵權，FRAND 審訊中從標準必要專利許可談判的角度來判定是否給予禁令，即對FRAND 條款進行評估。下面結合具體案例對這兩個階段進行說明。

對于普通專利來說，通常采用“全面覆蓋”的原則來判斷訴爭行為是否落入涉案專利權的保護范圍，即僅僅比對被控侵權產品與涉案專利相關的全部技術特征。但是對于標準必要專利的侵權判定，尤其是通信領域的相關案件，為了降低專利權人的舉證責任負擔和審理難度，通常采用推定的方法進行侵權判定。具體而言，技術審訊包括以下步驟：第一步，標準必要專利的識別，即通過相關標準和涉案專利進行對比，來判斷涉案專利是否為相關標準的標準必要專利；第二步，確定被侵權產品所實施的技術方案是否符合標準必要專利對應的標準；第三步，推定被控侵權產品的技術方案是否落入涉案專利的保護范圍，即在滿足步驟一和步驟二的基礎上來推定是否侵權。由此可知，在標準必要專利案件的侵權判定中，需要對涉案專利、被控侵權產品及相關標準三方的技術方案進行比對。

以下具體結合“西電捷通訴索尼案”①參見（2015）京知民初字第1194 號（2017）京民終454 號民事判決書。來對上述三個步驟作具體說明。

（一）標準必要專利的識別

由于標準化組織不負責對標準必要專利進行檢索分析以確定其有效性和必要性，因此，標準必要專利嚴格來說只是一個聲明，其實施許可交由市場談判，而一旦遭遇侵權糾紛，則交由司法檢驗。標準必要專利侵權糾紛案件審理的第一步，就是標準必要專利的識別，即原告請求保護的專利是否屬于標準必要專利，該專利所保護的技術方案與標準是否有對應性。

原告西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司在2002 年11 月6 日申請名稱為“一種無線局域網移動設備安全接入及數據保密通信的方法”的發明專利（以下稱涉案專利），并于2005 年3 月2日授權，專利申請號為ZL02139508.X。

授權的權利要求1 如下所示：

1.一種無線局域網移動設備安全接入及數據保密通信的方法，其特征在于接入認證過程包括如下步驟：

步驟一，移動終端MT 將移動終端MT 的證書發往無線接入點AP 提出接入認證請求；

步驟二，無線接入點AP 將移動終端MT 證書與無線接入點AP 證書發往認證服務器AS 提出證書認證請求；

步驟三，認證服務器AS 對無線接入點AP 以及移動終端MT 的證書進行認證；

步驟四，認證服務器AS 將對無線接入點AP的認證結果以及將對移動終端MT 的認證結果通過證書認證響應發給無線接入點AP，執行步驟五；若移動終端 MT 認證未通過，無線接入點AP 拒絕移動終端MT 接入；

步驟五，無線接入點AP 將無線接入點AP 證書認證結果以及移動終端MT 證書認證結果通過接入認證響應返回給移動終端MT；

步驟六，移動終端MT 對接收到的無線接入點AP 證書認證結果進行判斷；若無線接入點AP認證通過，執行步驟七；否則，移動終端MT 拒絕登錄至無線 接入點AP；

步驟七，移動終端MT 與無線接入點AP 之間的接入認證過程完成，雙方開始進行通信。

首先，無線接入技術涉及的標準為GB15629.11-2003/XG1-2006，因此，以下通過技術特征比對來判斷涉案專利是否為標準必要專利。

GB15629.11-2003/XG1-2006 公 開 了：8.3.1.1證書鑒別，具體定義如下：a）鑒別激活。當STA 關聯或重新關聯至AP 時，由AP 向STA 發送鑒別激活以啟動整個鑒別過程。b）接入鑒別請求。STA 向AP 發出接入鑒別請求，即將STA 證書與STA 的當前系統時間發往AP，其中系統時間稱為接入鑒別請求時間。（相當于權利要求1 中的步驟一）c）證書鑒別請求。AP 收到STA 接入鑒別請求后，首先記錄鑒別請求時間，然后向ASU發出證書鑒別請求，即將STA 證書、接入鑒別請求時間、AP 證書及AP 的私鑰對它們的簽名構成證書鑒別請求發送給ASU。（相當于權利要求1中的步驟二）d）證書鑒別響應。ASU 收到AP的證書鑒別請求后，驗證AP 的簽名和AP 證書的有效性（相當于權利要求1 中的步驟三），若不正確，則鑒別過程失敗，否則進一步驗證STA 證書。驗證完畢后，ASU 將STA 證書鑒別結果信息（包括STA 證書和鑒別結果）、AP 證書鑒別結果信息（包括AP 證書、鑒別結果及接入鑒別請求時間）和ASU 對它們的簽名構成證書鑒別響應發回給AP。（相當于權利要求1 中的步驟四）e）接入鑒別響應。AP 對ASU 返回的證書鑒別響應進行簽名驗證，得到STA 證書的鑒別結果，根據此結果對STA 進行接入控制。AP 將收到的證書鑒別響應回送至STA。（相當于權利要求1 中的步驟五）STA 驗證ASU 的簽名后，得到AP 證書的鑒別結果，根據該鑒別結果決定是否接入該AP。至此STA 與AP 之間完成了證書鑒別過程。若鑒別成功，則AP 允許STA 接入，否則解除其關聯。

（相當于權利要求1 中的步驟六和步驟七）

通過上述特征對比可知，涉案專利的技術特征均在相關標準中公開，即涉案專利屬于標準必要專利。

（二）確定被訴侵權產品所實施的技術方案是否符合標準必要專利對應的標準

當在第一步中判斷出涉案專利屬于相關標準的標準必要專利時，還需要進一步確定被訴侵權產品實施的技術方案是否符合標準必要專利對應的標準。當標準必要專利對應的標準為強制性標準時，當事人需要進行舉證，在通信領域通常在產品包裝或產品手冊中標明其所符合的強制性標準，因此舉證較為簡單；但是當標準必要專利對應的標準為推薦性標準時，則需根據個案情況進一步查明相關事實，來判斷被訴侵權產品是否侵權。

由于西電捷通涉案專利所涉及的權利要求1所對應的標準為GB15629.11-2003/XG1-2006，雖然該標準在形式上屬于國家強制標準，但是根據國家質量監督檢驗檢疫總局、國家認證認可監督管理委員會、國家標準化管理委員會2004 年第44 號公告（無線局域網國家標準及相關產品強制性認證的實施的再次公告）可知，該標準被延期執行，故該標準從效力上來說屬于國家推薦性標準。但是由于雙方均認可索尼公司制造和銷售的涉案手機具有WAPI 功能，且實現該WAPI 功能的技術屬于GB15629.11-2003/XG1-2006 標準，因此認定被訴侵權手機符合GB15629.11-2003/XG1-2006 標準，也即被控侵權產品所實施的技術方案符合標準必要專利對應的標準。

（三）推定被控侵權產品的技術方案是否落入涉案專利的保護范圍

該步驟是在前兩個步驟的基礎上進行的。如果前兩個步驟均滿足條件，則可以推定被訴侵權產品落入涉案專利權的保護范圍；如果被訴侵權人否認，則須進行舉證來證明其未實施該涉案專利。

結合上面案例可知，通過以上三個步驟來確定是否侵權，在特定領域例如通信領域有比較好的適用性，在一定程序上能夠簡化侵權案件的審理過程，降低審理的難度。對于其他領域的侵權判定案件，可以借鑒上述推定方法，在具體的審理過程中，可以根據案件的具體情況來選擇適當的判定方法，以最有效的方式來查明事實。需要注意的是，在步驟一中，如果經過一系列判斷發現涉案專利不是某一標準下的標準必要專利，那么在侵權判定時還是要從根據普通專利的侵權判定思路進行，也即技術特征全面覆蓋的方法。

以上三個步驟體現的是技術審訊中的推定原則，如下圖1 所示：

圖1 標準必要專利侵權判定“推定”原則步驟

在 前三步的基礎上，本文同時考慮了FRAND原則，通過兩者的結合和統一，從而更有利于對侵權的裁判過程。

（四）結合FRAND 原則的判定思路

由于FRAND 聲明僅是標準必要專利權人向標準組織作出的，表示愿意對誠信的標準實施者以公平、合理和無歧視的原則進行許可談判，更多體現的是標準必要專利許可談判所需要遵循的基本理念，指引談判雙方能夠以誠信的態度盡快推進談判，達成許可協議，因此，無論具體措辭和形式如何，FRAND 原則通常是承諾性的、非具體的。標準必要專利的雙重屬性、FRAND 原則的模糊性以及信息披露制度的不完善使得法院在標準必要專利侵權糾紛案件審理過程中適用 FRAND 原則時面臨著較大的挑戰，其中，如何看待FRAND 聲明的性質及其對標準必要專利權行使的影響，將在很大程度上影響案件的審理結果。

1.FRAND 原則的法律屬性

從全球范圍來看，世界各國法院并未就FRAND 承諾的法律屬性達成一致意見，在實踐中存在“第三方利益合同說”“要約邀請說”“要約說”“單方法律行為說”“誠信談判義務說”等諸多觀點。

在美國，一般把FRAND 承諾看成是專利權人與標準組織間成立的第三人收益合同[2]，專利權人所負擔的以FRAND 條件發放許可的義務屬于合同義務，違反該義務將承擔違約責任。微軟訴摩托羅拉案[3]中，法院認定摩托羅拉向標準組織作出FRAND 承諾，表明摩托羅拉與標準組織之間建立一個可執行的合同，標準組織成員與標準的潛在使用者之間存在一種合同關系，微軟公司作為專利實施合同的第三方受益人，有得到摩托羅拉公司標準必要專利FRAND 授權協議的權利。

要約邀請說認為專利權人和標準實施者之間尚未形成專利許可合同關系[4]，專利權人通過FRAND 許可聲明向實施人發出要約邀請，FRAND許可承諾只是專利權人的意愿表達，只是標準專利權人愿意以FRAND 條件與提出要約的標準實施者進行協商，協商一致才能達成專利許可。在微軟訴摩托羅拉有關ITU 標準必要專利的侵權糾紛中，德國曼海姆地區法院就認為FRAND 承諾是標準必要專利權人的要約邀請。

要約說認為專利權人向標準制定組織作出的FRAND 許可聲明本質上是向潛在被許可人發出的要約[5]。這種要約類似于懸賞合同，向不特定對象發出，經營者實施標準必要專利的行為就是對專利權人要約的承諾，專利權人與實施者之間即成立許可合同。

單方法律行為說認為FRAND 許可聲明僅系專利權人作出的承諾[6]，系單方民事法律行為，該承諾不代表其已經作出了許可，即僅基于涉案FRAND 許可聲明不能認定雙方已經達成了專利許可合同。

我國在司法實踐中逐漸發展形成了“誠信談判義務說”觀點，傾向于將FRAND 原則理解為專利權人和標準實施者進行談判的行為準則，以此作為談判雙方有無過錯的依據。由于權利人在標準必要專利上作出公平、合理、無歧視許可聲明，標準必要專利侵權民事責任的承擔應當考慮雙方談判的過程和實質條件，判斷由哪一方為談判破裂承擔責任。

具體的，北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》中規定：權利人沒有故意違反FRAND 義務、實施者沒有明顯過錯且提交許可費或擔保的，不支持權利人的禁令救濟請求；權利人違反FRAND 義務，實施者也有過錯的，則應視雙方過錯程度及責任大小來決定是否支持權利人的禁令救濟請求。該指南雖然不是司法解釋，但在業內權威性極高。2018 年4 月廣東省高級人民法院發布的《關于審理標準必要專利糾紛案件的工作指引（試行）》明確雙方的“主觀過錯”是影響禁令救濟的決定性因素。

2.FRAND 審訊思路的具體應用

下面繼續結合西電捷通訴索尼案對國內法院的FRAND 審訊思路進行探討。

本案中，雖然一審法院和二審法院均判定支持西電捷通公司的停止侵權訴訟請求，但具體的判定思路并不完全相同。其中，一審法院認為，西電捷通公司向全國信息技術標準化技術委員會作出的FRAND 聲明屬于單方民事法律行為，而對于存在 FRAND 許可聲明的標準必要專利侵權糾紛來說，若未成功通過談判達成許可協議，原告針對被告的實施專利的行為是否仍然有權要求被告停止侵害，則取決于雙方當事人談判過程中的過錯情況。具體來說，若標準實施者沒有過錯，為了防止專利權人濫用權利，妨害標準的推廣，不能支持專利權人的停止侵權請求；若僅標準實施者一方存在過錯時，則應當適用停止侵權救濟，避免標準實施者進行“反專利劫持”；若專利權人與標準實施者雙方均存在過錯，則根據過錯程度和利益平衡決定是否支持判決停止侵權。本案中，首先在雙方協商時原告西電捷通公司已經對 WAPI 相關技術作出解釋，并且向對方發送了專利清單和許可協議。被告多次在拒絕簽訂保密協議的前提下要求西電捷通公司提供權利要求對照表，導致談判陷入僵局，雙方當事人遲遲未能進入正式的專利許可談判程序，過錯在專利實施方。法院判決被告停止侵權。

二審法院認為，在標準必要專利的許可談判中，談判雙方應本著“誠實信用”的原則進行許可談判。作出FRAND 聲明的專利權人應履行該聲明下所負擔的相關義務；請求專利權人以公平、合理和無歧視條件進行許可的被訴侵權人也應以誠實信用的原則積極進行協商以獲得許可，在發生侵權糾紛時，同樣要考慮雙方的過錯情況。本案中，在談判過程中，西電捷通公司已經向索尼中國公司解釋了WAPI 相關技術、提供了專利清單和許可合同文本，而且表示“如果被許可方需要，我們愿意提供任何合理的幫助”，但索尼中國公司以權利要求對照表和保密協議問題作為拖延手段，從而導致雙方沒有實質上進入技術談判和商務談判，西電捷通公司在與索尼中國公司協商的過程中盡到了作為權利人的義務，雙方當事人遲遲未能進入正式的專利許可談判程序，過錯在索尼中國公司。在此基礎上，原審判決認定索尼中國公司停止侵權行為具有事實和法律依據，法院予以支持。

索尼與西電的WAPI 侵權案中要從專利許可談判的角度來判定是否給予禁令。即本文同時通過考慮技術審訊和FRAND 原則來給出對標準必要專利侵權的具體裁判思路。其中，第一步是整個裁判過程的基礎，需要采用技術特征全覆蓋的原則來判斷涉案專利是否為標準必要專利；由于標準分為強制性標準、推薦性標準等，故而標準具有多樣性，因此第二步在實際的操作過程中有一定的難度。同時，由于索尼生產的終端要進入中國，其必須滿足國家標準WAPI 測試的功能，但是由于索尼的終端的實質性用途是作為用戶終端在使用，并不是專門為了WAPI 測試功能，即具有非實質性侵權用途，最終認定索尼中國并不構成幫助侵權。產品的實質性用途也是專利侵權過程中應當考慮的因素。

從以上案例可以看出，對于FRAND 原則，在我國實際操作中，會根據權利人、實施者二者有無過錯、過錯程度以及責任大小情況來綜合判斷是否支持權利人的禁令救濟請求，

由以上四個步驟可知，由于標準必要專利相較于普通專利具有相當的特殊性，因此，標準必要專利的侵權判定與一般專利侵權判定相比也更加復雜。本文結合具體案例，嘗試通過四個步驟來對標準必要專利案件的侵權判定思路進行分析。

二、總結

本文依據具體的判例，給出了在標準必要專利侵權判定過程中需要考慮的幾個步驟：第一步，標準必要專利的識別；第二步，確定被訴侵權產品所實施的技術方案是否符合標準必要專利對應的標準；第三步，推定被控侵權產品的技術方案是否落入涉案專利的保護范圍；第四步，可以結合FRAND 原則根據當地的國情和發展，動態調整相關的裁判思路。在未來的工作中，由于不同的地域FRAND 原則有所不同，我們可能需要學習和借鑒更多國外成功的實踐經驗，在符合我國國情的基礎上，為我國相關領域的侵權裁判給出更好的意見和建議。