功能和效果在創造性判斷過程中的考量

徐 強，李永剛

（國家知識產權局專利局專利審查協作四川中心，成都610213）

引言

一項發明是否具有突出的實質性特點和顯著的進步，是判斷其是否具備創造性的重要依據，《專利審查指南2010（2019 年修訂）》給出了判斷一項發明是否具有突出的實質性特點的 “三步法”，即確定最接近的現有技術、根據區別特征確定發明實際解決的技術問題以及判斷要求保護的發明對本領域技術人員而言是否顯而易見。在判斷顯而易見性時，若其他技術方案中披露了相關技術手段，且該手段起到的功能和效果與其在最接近的現有技術中相同時，則可以認為該改進是顯而易見的，可見功能和效果在顯而易見性中的判斷中是需要重點考量的因素[1]。

但是，功能和效果常用于對某個結構或者步驟進行解釋和說明，并不要求在權利要求中進行明確的限定，甚至不會明確記載在發明和對比文件的說明書中，這就導致進行創造性的判斷時，會不可避免地帶入個人的主觀判斷，從而得出不正確的審查結論。此時，能否對一個結構或者步驟在對比文件中所實現的功能和效果進行客觀的判斷就顯得尤為重要，這將直接影響對比文件公開范圍的解讀以及顯而易見性的判定。

一般而言，對比文件實際公開范圍的確定，一方面可以根據其文字部分和附圖部分的明確記載而得出，另一方面還可以根據對比文件的記載而毫無意義的隱含公開而確定[2]?；谏鲜鲈?，審查意見通知書中常常會指出“基于該相同的結構，二者必然能夠實現該相同的功能和效果”，從而認為該發明所實現的功能和效果也是必然的或者是顯而易見的，申請人也經常就發明能夠實現的功能和效果與對比文件之間的區別提出異議。實際上，在對比文件隱含公開內容的確定過程中，其公開范圍不經意間已經被擴大化，導致出現上述情況的主要原因在于，某些特定結構或者步驟能夠實現的功能和效果并不是單一的，當發明與對比文件在對該結構或者步驟能夠實現的功能和效果進行描述時，由于各自考慮問題的出發點不同而存在差異。此時，該結構或者步驟在二者的技術方案中是否能夠實現相同的功能和效果是判斷對比文件是否具備結合啟示或者改進動機的關鍵因素。

一、功能和效果差異化的表現形式及判斷方式

導致某個結構或者步驟在一項發明與對比文件中所實現的功能和效果產生爭議的情形有多種，且面對不同的情形需要從不同的角度進行分析和判斷。

一種情形是某個結構或者步驟實質上能夠實現的功能和效果，同時明確地體現在發明和對比文件的文字記載中，但是二者的描述方式不同[3]。此時認定二者實質上能夠實現相同的功能并達到相同的技術效果，筆者認為至少需要符合以下兩個條件：一方面需要判斷在申請日前該發明中所記載的功能和效果是否已經為本領域技術人員所知曉，倘若已經為本領域技術人員所知曉，可以確定二者對功能和效果的不同描述是由于考慮問題的出發點的不同而產生的，不應當簡單地認為二者文字描述不同而存在功能和效果上的實質差異[4]。另一方面還需要確保將不同的功能和效果賦予最接近的現有技術時不能夠違背原申請人提出該技術方案的初衷，即不同的效果和功能之間應當是并列關系，不存在排他性，各個功能和效果可以并存于同一個技術方案中；若將某個功能和效果賦予該最接近的現有技術時，會導致其喪失原申請人聲稱的需要實現的功能和效果，則該對比文件可能存在結合障礙，即不存在對最接近的現有技術進行改進的動機。

另一種情形是該結構或者步驟能夠實現的功能和效果僅僅體現在發明中，而對比文件中沒有作明確的記載，此時對對比文件中的該結構或者步驟能夠實現的功能和效果的判斷，在滿足前述兩個方面的條件的同時，還需要結合對比文件所公開的內容來進行全面考慮。即使某個功能和效果是本領域技術人員所已知的，也不能夠主觀地認為對比文件必然能夠實現某個功能和效果，否則就擴大了對比文件的實際公開范圍。例如，當對比文件中同時具有A 結構和B 結構，且明確記載了其已經通過B結構來實現了該功能和效果，并沒有對A 結構是否能夠實現該功能和效果進行記載時，在對A 結構能夠實現的功能和效果進行判斷時，可以認為其通過A 結構來實現該功能和效果的可能性大大降低，此時認為對比文件中的A 結構基于相同的設置方式實質上也能夠實現該發明中的效果和功能的意見說服力明顯較弱；再例如，當對比文件中同時具有A 結構和B 結構，且通過B 結構的設置明確否定了A 結構的該功能和效果時，則不能夠認為A 結構能夠實現發明中的該功能和效果。

二、案例分析

為了便于理解，以下結合具體的案例分析對本文中的上述觀點進行解釋說明，同時對上述觀點進行支撐和佐證。

（一）案例一

1.案情簡介

該發明要求保護一種水松紙印刷機的快速散熱輥，其關鍵發明點在于：散熱輥包括同軸心設置的內筒31 與外筒32，且二者之間形成空腔33，空腔33 內螺旋設有導流板34。根據說明書中的記載，該設置方式可以使進入散熱輥本體3 內的水沿導流板34 螺旋流動，從而使冷卻水能夠快速地充滿輥體的空腔33，使輥體的散熱效果更加均勻。散熱輥的具體結構如圖1 所示。

圖1 散熱輥的結構示意圖

對比文件公開了一種水冷輥，該水冷輥包括大圓鋁管1，所述大圓鋁管1 內設有小圓鋁管2，大圓鋁管1 與小圓鋁管2 之間的空腔構成導流槽9，并且導流槽9 內焊接有螺旋紋3，同時結合其說明書附圖可以確定該輥體結構與本申請完全一致。其說明書中記載了該水冷輥能夠實現的功能和效果為：冷卻水通過旋轉接頭流進導流槽內，在水壓下極快填充導流槽內部，導流槽內焊接有螺旋紋，在冷卻水水泵的沖擊下會在螺旋紋幫助下產生螺旋力，使輥體產生自給動力。

2.案例分析

該發明和對比文件中均涉及了螺旋形導流板，但是二者對螺旋形導流板功能和效果作了不同的描述，究其原因是二者考慮問題的出發點不同。該發明從散熱輥的冷卻效果的角度出發，認為該設置方式能夠提高冷卻效率，且能夠實現輥體周面的均勻冷卻；對比文件從節省動力的角度出發，認為該設置方式能夠使輥體產生自旋力，有利于輥體的轉動。申請人在意見陳述中指出，二者基于螺旋形導流板實現的功能和效果并不相同，以此得出該發明具有創造性的結論。

此時需要判斷二者基于該相同的結構實質上是否能夠實現相同的功能和效果，可以根據前述的判斷方式進行判斷。一方面可以確定的是，冷卻均勻和產生自旋力這兩個功能和效果能夠并列存在于對比文件的技術方案中，并不存在邏輯矛盾，即不同的功能和效果不具有排他性；另一方面需要確定，通過螺旋形導流板實現輥體的均勻冷卻這一功能和效果在申請日之前是否已經為本領域技術人員所知曉，若審查員提供了公知常識證據能夠證明在輥體中設置螺旋形導流板有利于實現輥體的均勻冷卻這一功能和效果，此時可以認為基于上述相同的螺旋形導流板結構，二者均能夠實現冷卻輥的均勻冷卻，即螺旋形導流板在二者的技術方案中實現的功能和效果并無實質性差異。

此種情形需要對該結構能夠實現的各種功能進行充分檢索和舉證，如果僅僅因為發明與對比文件中對該結構實現的功能和效果作了差異性描述，就簡單地認為對比文件不能夠公開本申請，其實質上縮小了對比文件的公開范圍。

（二）案例二

1.案情簡介

該發明要求保護一種凹版膠印印刷用印版。申請人發現在凹版膠印過程中，硅樹脂構成的印版在連續的旋轉滾壓過程中其線條圖案部會發生擠壓，從而導致原本需要轉印的均勻的線條凹槽沿著印刷方向逐漸變窄，得到的印刷線條并不均勻，甚至產生斷點、針眼等缺陷，對電路板的印刷帶來不利的影響。當在印版上沿著印刷方向設置線寬逐漸增大的圖案部時，通過逐漸增大的線寬變化可以對圖案線條在印刷過程中產生的擠壓進行補償，即通過在轉印體上設置線寬變化的圖案部來印刷得到線寬均勻的電路板。

對比文件公開了一種凹版，在印刷方向上連續并排設置多個細線狀的圖案部，并且在多個細線狀的圖案部中，位于印版一端的圖案部的線寬比位于印刷方向的另一端的圖案部的線寬更細，由于印版圖案部的線寬不同，可以在同一產品的平面上印刷出具有不同寬度的線條圖案。

2.案例分析

該案例與案例一的相同之處在于發明與對比文件中都對該相同結構能夠實現的功能和效果作了記載，且二者的記載存在差異，如該發明中通過印版上線寬不同的圖案部來印刷得到線寬均勻的產品，而對比文件通過印版上線寬不同的圖案部來印刷得到線寬不同的產品；與案例一的不同之處在于，二者的技術方案所實現的功能和效果具有排他性，甚至截然相反，兩個不同的功能和效果不能夠同時并存于上述兩個技術方案中，否則自身邏輯難以自洽。

由于該發明沒有將需要實現的功能和效果記載在權利要求中，如果通過三步法來進行創造性的判斷，經過特征對比發現發明申請的核心發明點“位于印刷方向的初始端的圖案部的線寬比位于印刷方向的末端的圖案部的線寬更細”已經被對比文件所公開，很容易得出本申請不具有創造性的結論，這是由于在創造性的判斷中缺乏對功能和效果的考量。

對比文件通過設置線寬變化的圖案部來印刷得到線寬變化的電路板，其實質上是通過特定寬度的線條結構來印刷得到與線條結構的寬度相同的線條，這與本領域技術人員對相關功能和效果的基本預期是吻合的；而該發明通過設置線寬變化的圖案部來實現均勻寬度線條的印刷，這超出了本領域技術人員基于基本常識的認知范圍，無論是從其發現技術問題的角度還是從實現的功能和效果的角度來分析，都并非是顯而易見的。

一種觀點可能會認為，因為轉印體在連續的旋轉滾壓過程中其圖案部發生擠壓形變是客觀存在的事實，對比文件通過設置線寬變化的圖案部印刷得到的線寬實質上也可能是均勻的，能夠破壞本申請的創造性。但是從對比文件需要解決的技術問題出發，其本意在于通過線寬變化的圖案部來印刷出具有不同寬度的印刷線條，在該啟示下，通過線寬變化的圖案部印刷所得到的線條圖案的寬度一致時并不符合本領域技術人員的預期。本領域技術人員只可能對印版上的線條圖案的寬度進行調節，直到能夠印刷出具有不同寬度的印刷線條，而并不會給出在轉印體上設置線寬變化的線條結構來印刷得到線寬均勻的印刷線條的啟示，上述觀點擴大了對比文件所公開內容的范圍。

對于此種特殊情形，即使存在其他公知常識證據能夠證實通過在印版上設置線寬不同的圖案部可以印刷得到線寬均勻的產品，也仍然不能夠在上述對比文件的基礎上進行改進而得到，因為這會導致該對比文件喪失其聲稱的需要實現的功能和效果，違背了原申請人提出該技術方案的本意，從而不存在改進動機。若沒有其他證據能夠對該設置方式能夠實現上述功能和效果進行佐證，可以要求申請人將該技術效果限定在權利要求中，以將該發明與現有技術進行明確的區分，從而為權利要求劃定合理的保護范圍。

（三）案例三

1.案情簡介

該發明要求保護一種復合拼接式紙塑模具，其包括合模后形成模腔的上模和下模，模腔中具有模芯，且模芯包括多個能夠以任意數量組合拼接的模芯單元，例如需要生產不同規格尺寸的蛋托時，選擇不同數量的模芯單元進行組合即可， 不必單獨生產各種規格的紙塑模具。同時權利要求中還限定了相鄰兩個模芯單元之間形成有便于排氣的間隙，根據該設置方式能夠避免現有技術中單獨在模芯上開設排氣孔而導致模具制作工藝繁瑣的問題。

對比文件也公開了一種拼接式紙塑模具，同樣公開了上模、下模以及多個能夠以任意數量組合拼接的模芯單元，可以實現采用一套紙塑模具生產不同規格尺寸的紙塑產品這一功能和效果，但同時其還公開了在各個模芯單元上開設排氣孔來排出氣體的技術手段。

2.案例分析

該發明通過拼接式模芯單元實現了兩個功能和效果，其一是僅采用一套紙塑模具就可以生產不同規格尺寸的紙塑產品，其二是利用各個模芯之間的間隙來實現排氣。對比文件通過相同的結構也能夠實現上述第一個功能和效果，但是并沒有對各個模芯間的間隙是否能夠實現排氣功能并達到相應的效果作任何的記載，此時需要對對比文件是否能夠實現該功能和效果進行客觀的判斷。

對于此種情形，一種觀點認為在拼接式模芯單元中，相鄰的模芯之間具有間隙是客觀事實，而間隙必然能夠排氣，因此通過模芯間的間隙來排氣屬于隱含公開的內容，即對比文件中的技術方案實質上也能夠實現通過相鄰模芯間的間隙來排氣這一功能和效果，從而直接得出該發明不具有創造性的結論。該觀點主要存在的問題在于直接將某個特定結構與功能和效果進行一一對應，而正如前文的其他案例所表明，某個特定的結構能夠實現的功能和效果可能并不是唯一的，因此直接將特定結構與某種功能和效果相對應的判斷方式也是不嚴謹的。

具體到本案例中，對比文件實質上是否公開了通過相鄰模芯間的間隙來排氣這一功能和效果，可以結合對比文件中與該功能和效果相關聯的其他特征進行綜合考慮。具體而言，對比文件已經公開了通過在各個模芯單元上開設排氣孔來排出氣體的技術手段，即已經通過其他結構來實現了該功能和效果，此時站位于本領域技術人員的角度進行分析，該紙塑模具通過相鄰模芯間的間隙來排氣的可能性已經不大，甚至可以直接排除該可能性，認為通過模芯間的間隙來排氣屬于該對比文件隱含公開的內容這一觀點已經不具有說服力。

（四）案例四

1.案情簡介

該發明要求保護一種藥片的制造方法，在該片劑的一側上設置有印刷凹陷結構5F，通過噴墨印刷的方式在該凹陷結構中印刷文字符號5J 等信息，并且完成印刷后直接將該藥片裝入藥品包裝袋中。根據說明書中的記載，由于文字符號等信息印刷于該藥品表面的凹陷結構中，即使藥品印刷后不經過干燥工序而直接裝入藥品包裝袋中也不會發生印刷信息蹭臟模糊的現象。該印刷藥片的具體結構如圖2 所示。

圖2 印刷藥片的結構示意圖

對比文件也公開了一種藥片的制造方法，其藥片的結構與上述發明中藥片的結構相同，均將文字符號等信息通過噴墨印刷的方式噴印與凹陷結構中。但是其制備方法中記載了通過噴墨印刷的方式在該凹陷結構中印刷文字符號等信息，在藥片排出之前配置干燥、冷卻裝置，實現印刷油墨的干燥和固化，最后將完成印刷的藥片裝入藥品包裝袋中，并未對其中的凹陷結構所實現的功能和效果作任何的記載。

2.案例分析

本案例中，該發明通過凹陷結構的設置，避免了未固化的油墨與藥品包裝袋之間的接觸，實現了對印刷信息進行保護的功能和效果，而凹陷結構的設置能夠防止油墨與藥品包裝袋直接接觸是客觀存在的事實，并且能夠實現的上述功能和效果也是顯而易見的，因而一種觀點認為基于對比文件與該發明中相同的藥片結構可以得出二者實質上均能夠實現避免油墨蹭臟模糊的功能和效果，進而認為該發明不具有創造性。

若僅僅從藥片的設置結構上看其與對比文件之間并沒有區別，然而，該發明要求保護的是一個方法權利要求，提出該技術方案的出發點在于未經過干燥和固化的油墨具有流動性，印刷信息容易被破壞。從具體實施方式上看，相較于該發明，對比文件的技術方案中多了一個印刷后通過干燥、冷卻裝置實現印刷油墨干燥和固化的步驟，且本領域技術人員可以確定的是，油墨經過干燥和固化之后無論是否與藥品包裝袋接觸，均不容易出現印刷信息蹭臟模糊的現象，即對比文件的技術方案中并不存在避免印刷信息蹭臟模糊的客觀需求。換而言之，該方案中干燥、冷卻裝置的設置方式已經間接否定了其通過凹陷結構的設置來避免印刷信息蹭臟模糊這一功能和效果，該對比文件并不能夠直接破壞該發明的創造性。

三、小結

通過對上述案例的分析可知，功能和效果一般不會直接記載在一項發明的權利要求中，但是在判斷對比文件之間的結合啟示或者改進動機時，某個結構或者步驟實際上能夠實現的功能和效果都是需要重點考量的內容，這直接影響對比文件實際公開范圍的判定，是能否得出正確審查結論的關鍵因素。

首先，某個結構或者步驟能夠實現的功能和效果可能并不是唯一的，將二者盲目地一一對應可能會對對比文件的實際公開范圍作出錯誤的判斷；其次，發明和對比文件中對功能和效果地描述存在差異時，可以借助其他證據進行佐證，不能簡單的認為二者存在實質性的差異而得出錯誤的審查結論；最后，在判斷對比文件是否能夠實現某個功能和效果時，需要著眼于對比文件全文，將對比文件作為整體進行分析，結合與該功能和效果相關的特征進行綜合判斷。